[2] 확인대상상표 “ ”이 상품의 제조회사를 나타내기 위하여 원고 회사의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하기는 하나, 위 확인대상상표가 선등록상표 “ ”의 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻는 등 부정경쟁의 목적으로 사용된 것으로서 구 상표법 제51조 제1호 에 해당하지 않는다고 한 사례

[2] 확인대상상표 “ ”이 상품의 제조회사를 나타내기 위하여 회사의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하기는 하나, 위 확인대상상표가 선등록상표 “ ”의 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻는 등 부정경쟁의 목적으로 사용된 것으로서 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제51조 제1호 에 해당하지 않는다고 한 사례.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

가. 확인대상상표

(1) 표장 :

(2) 사용상품 : 화장품 또는 그 포장용기

나. 선등록상표

(1) 등록번호 : 제311727호

(2) 출원일/등록일 : 1994. 2. 1./1995. 4. 18.

(3) 표장 : “ ”

(4) 등록권리자 : 피고

(5) 지정서비스업 : 구 상표법 시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 의 [별표 1] 상품류 구분 제12류 ‘일반화장수, 스킨로션, 화장크림, 포마드, 클리인싱크림, 헤어토닉, 팩크용화장료, 썬오일, 스킨후레쉬너, 조합향료’

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 피고를 상대로, 확인대상상표는 원고의 상호를 보통의 방법으로 표시한 것으로서 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제51조 제1호 에 해당하고, 또한 확인대상상표는 그 사용상품의 보통명칭 또는 기술적 표장이어서 상표법 제51조 제2호 에도 해당하므로, 확인대상상표는 선등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2005당443호 로 심리하여, 2005. 8. 5. 아래와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

라. 이 사건 심결 이유의 요지

(1) 선등록상표와 확인대상상표의 유사 여부를 보면, 확인대상상표의 요부는 ‘푸른화장품’이고, 선등록상표의 요부는 도형과 ‘푸른화장품’으로서, 양 상표는 일요부가 동일하여 서로 유사한 상표에 해당하고, 그 지정상품 역시 유사하다.

(2) 확인대상상표가 선등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 보면, 확인대상상표의 ‘푸른화장품’ 부분은 ‘푸른’과 ‘화장품’이 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합된 것으로서 그 결합으로 인하여 푸른색이 연상되는 별개의 불특정 관념어로 인식될 뿐 현실적으로 어떤 상품을 지칭하는 것인지 그 실체를 특정할 수 없는 것이므로 상품의 형상이나 모양을 직접적이고 보통의 방법으로 표시한 것으로 직감된다고 단정할 수 없어 구 상표법 제51조 제2호 에 해당하지 않고, 확인대상상표는 선등록상표의 등록 이후에 사용된 것이므로 구 상표법 제51조 제1호 의 상호를 보통으로 사용으로 방법으로 표시하는 상표에도 해당하지 않으며, 선등록상표가 피고의 현재 상호와 다르더라도 상표권은 구 상표법 제54조 에 의하여 그 이전이 허용되고 일반 수요자는 상표권의 변동에 의한 상품의 출처에 관한 변화정도는 알 수 있는 것이므로 상표법 규정에 저촉되지 않는다면 상표권의 이전으로 인하여 일반 수요자나 거래자의 상품의 출처나 품질의 오인, 혼동의 우려는 없고, 따라서 확인대상상표가 선등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 원고 주장은 모두 이유 없다.

[증 거 : 갑1, 2호증]

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유

(1) 선등록상표는 도형과 문자가 결합되어 구성된 것인데, 문자의 ‘푸른화장품’은 ‘푸른’과 ‘화장품’이 결합된 것이고, 그 중 ‘푸른’은 그 지정상품 또는 용기의 색채를 의미하는 것으로서 ‘청량감, 깨끗함’ 등을 직감케 하는 기술적 표장에 해당하며, ‘화장품’은 지정상품의 보통명칭이므로, 선등록상표의 문자부분은 식별력이 없거나 매우 약하여 상표법에 의하여 등록을 받을 수 없고 누구나 사용할 수 있는 부분이며, 확인대상상표 역시 그 전체가 식별력이 없는 부분만으로 구성된 것으로서 구 상표법 제51조 제2호 에 해당하므로, 확인대상상표는 선등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

(2) 확인대상상표는 원고의 변경 전 상호인 ‘주식회사 푸른화장품’을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하고, 원고가 확인대상상표를 사용한 것이 선등록상표의 등록 이후라는 사정만 가지고 부정경쟁의 목적이 있다고 할 수 없으므로, 확인대상상표는 구 상표법 제51조 제1호 에 해당하여 선등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

(3) 선등록상표는 문자 부분에 상호를 포함하고 있는 상호상표로서 피고가 선등록상표를 부착한 화장품을 제조, 판매하는 경우 일반 수요자들은 피고가 아닌 주식회사 푸른화장품이 제조, 판매하는 것으로 인식할 것이므로, 피고가 선등록상표를 사용하면 할수록 일반 수요자로 하여금 출처의 혼동 내지 품질의 오인을 야기할 것이 자명하고, 그에 따라 선등록상표는 권리이전에 의하여 상표의 본질적인 기능인 식별표지 내지 품질보증기능을 전혀 발휘할 수 없는 상표로서, 단순히 등록된 상표라 하여 그 권리를 무조건적으로 보호해서는 안 된다.

나. 판 단

(1) 확인대상상표가 구 상표법 제51조 제2호 에 해당하는지 여부

구 상표법 제51조 제2호 는 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있는바, 확인대상상표인 “제조원 주식회사 푸른화장품”이 각종 화장품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인지 여부에 관하여 살펴보면, 확인대상상표 중 ‘제조원’, ‘주식회사’는 각각 제조한 곳 및 법인의 종류를 나타내는 문구로서 식별력이 없고, ‘푸른화장품’은 ‘푸른’과 ‘화장품’이 결합되어 구성된 것으로서 그 중 ‘푸른’은 깨끗한 이미지를 가진 푸른색을 뜻하고 ‘화장품’은 그 사용상품의 보통명칭에 해당한다고 할 것인데, 일반적인 화장품의 경우 그 품질, 용도, 효능 등이 어떤 특정 색깔과 직접 관련된 것으로 인식되어 있지는 않으므로, 위 ‘푸른화장품’이 곧바로 ‘청량한 또는 깨끗한 화장품’의 뜻으로 직감된다고 보기는 어렵다고 할 것이고, 단지 ‘청량감, 깨끗함’ 등의 느낌을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것에 불과하다고 할 것이므로(원고는 화장품류에 관하여 ‘푸른’ 또는 ‘blue’를 포함하는 상표가 다수 등록 내지 출원공고된 적이 있음을 이유로 식별력이 없다고 주장하나, 그러한 사정만 가지고 ‘푸른’이 당연히 식별력 없다고 볼 수는 없다), 확인대상상표는 구 상표법 제51조 제2호 에 해당하지 않는다고 할 것이다.

(2) 확인대상상표가 구 상표법 제51조 제1호 에 해당하는지 여부

상표법 제51조 제1호 본문은 자기의 성명·명칭·상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있는바, 위 규정은 자기의 상호 등은 자기의 인격과 동일성을 표시하기 위한 수단이기 때문에 상호 등이 상품에 관하여 사용되는 방법이 거래사회의 통념상 자기의 상호 등을 나타내기 위하여 필요한 범위 내에 있는 한 그 상호 등과 동일·유사한 타인의 등록상표권의 효력이 위와 같이 사용된 상호 등에 미치지 않고, 이와 달리 상호 등의 표시방법으로 보아 타인의 상품과 식별되도록 하기 위한 표장으로 사용되었다고 볼 수밖에 없는 경우에는 그 표장에 타인의 등록상표권의 효력이 미친다는 취지라고 봄이 상당하고, 또한 사용된 상호 등의 표장이외관상 일반인의 주의를 끌만한 특이한 서체나 도안으로 된 경우에는 자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것에 해당하지 않을 가능성이 많기는 하지만, 그러한 사정만으로 단정할 것은 아니고 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 할 것이다( 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결 ).

원고 회사는 뒤에 인정하는 바와 같이 2004. 10. 7. ‘주식회사 푸른화장품’으로 상호변경을 하면서부터 확인대상상표를 사용하였는바, 그 사용 당시를 기준으로 볼 때 확인대상상표는 원고 회사의 상호를 동일하게 표시한 것이라 할 것이고, 또 확인대상상표는 원고 회사의 상호를 문자 그대로 사용하였을 뿐외관상 일반인의 주의를 끌만한 특이한 서체나 도안으로 변형하여 사용한 것이 아닐 뿐만 아니라, 원고 회사의 상호 앞에 ‘제조원’이라는 문구를 추가하여 함께 사용한 점에 비추어 볼 때, 확인대상상표는 상품의 제조회사를 나타내기 위하여 원고 회사의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하다고 할 것이고, 타인의 상품과 식별되도록 하기 위한 상표의 표지로서 사용하였다고 볼 수는 없다고 할 것이다.

이에 대하여 피고는, 확인대상상표는 선등록상표의 등록 이후 부정경쟁의 목적으로 원고 회사의 상호를 사용한 것이라고 주장하므로 살피건대, 구 상표법 제51조 제1호 단서는 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는바, 위 구 상표법 제51조 제1호 단서에서 말하는 부정경쟁의 목적이란 등록된 상표권자 또는 서비스표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표 또는 서비스표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 등 침해자 측의 상표 등 선정의 동기, 피침해상표 등을 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 할 것이다( 대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결 ).

살피건대, 갑5 내지 7호증, 을1호증, 을5호증의 1, 을6호증의 1, 2의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 소외 주식회사 푸른화장품은 1995. 4. 18. 선등록상표를 등록받은 후 이를 계속적으로 사용하여 옴으로써 선등록상표는 화장품 업계에 이미 널리 알려져 있었던 사실, 원고 회사는 2004. 10. 5. 당초 ‘주식회사 쥬리아화장품’이라는 상호로 설립되었다가 2004. 10. 7. 상호를 ‘주식회사 푸른화장품’으로 변경하면서 화장품 및 그 포장용기에 확인대상상표를 표시하기 시작하였는데, 그 당시 원고 회사는 선등록상표의 존재를 알고 있었던 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없고, 한편 원고 회사는 인천광역시에, 피고 회사 및 소외 주식회사 푸른화장품은 천안시에 각각 소재하고 있어 지역적으로 다소 떨어져 있으나 화장품의 특성상 전국의 소비자를 대상으로 광고, 판매 등을 하는 것이 일반적이므로 영업활동지역이 서로 중복된다고 할 수 있으며, 확인대상상표와 선등록상표의 표장은 모두 문자 부분에 동일한 상호인 ‘주식회사 푸른화장품’을 포함하고 있기 때문에 확인대상상표의 사용방법에 따라서는 선등록상표와 마찬가지로 상품표지로 인식됨으로써 그 출처의 오인·혼동 등을 일으킬 우려가 적지 않다고 할 것인바, 위와 같은 선등록상표의 신용상태, 확인대상상표의 사용시점, 영업활동지역의 유사성, 확인대상상표와 선등록상표의 유사성의 정도 및 출처 오인·혼동의 가능성 등 제반 사정에 비추어 볼 때, 확인대상상표는 선등록상표의 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻는 등 부정경쟁의 목적으로 사용된 것이라고 할 것이다.

따라서 확인대상상표는 원고 회사의 상호를 부정경쟁의 목적으로 사용하였다고 할 것이므로 구 상표법 제51조 제1호 에 해당하지 않는다고 할 것이다.

(3) 원고는 선등록상표는 문자 부분에 상호를 포함하고 있는 상호상표로서 피고가 선등록상표를 부착한 화장품을 제조, 판매하는 경우 일반 수요자들은 피고가 아닌 주식회사 푸른화장품이 제조, 판매하는 것으로 인식할 것이므로, 피고가 선등록상표를 사용하면 할수록 일반 수요자로 하여금 출처의 혼동 내지 품질의 오인을 야기할 것이 자명하고, 그에 따라 선등록상표는 권리이전에 의하여 상표의 본질적인 기능인 식별표지 내지 품질보증기능을 전혀 발휘할 수 없는 상표로서, 단순히 등록된 상표라 하여 그 권리를 무조건적으로 보호해서는 안 된다고 주장하나, 어떤 등록상표가 일반 수요자로 하여금 출처의 혼동 내지 품질의 오인을 야기하는 등 상표법상 등록무효사유를 가진다고 하더라도 그에 관하여 상표법 제71조 소정의 등록무효심결이 확정되지 아니한 이상 위와 같은 사유가 있음을 이유로 곧바로 상표권으로서의 효력을 부정할 수는 없다고 할 것인바, 선등록상표에 관하여 등록무효심결이 있었음을 인정할 아무런 증거가 없으므로, 위 주장은 나머지 점에 관하여 더 살필 필요 없이 이유 없다.

(4) 따라서 확인대상상표는 구 상표법 제51조 제1호 , 제2호 에 모두 해당하지 않는다고 할 것이므로 확인대상상표가 선등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 원고의 소극적 권리범위확인심판청구는 이유 없다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 주기동(재판장) 설범식 김철환

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