나. 실용신안에 관한 심판사건에 있어서 청구취지의 변경 가부(소극)

다. 탁주용기, 즉 용기병과 마개의 제조를 내용으로 하는 고안전체의 권리범위확인을 구하는 본래의 청구취지에 그 중 용기병이 등록실용신안의 권리범위에 속한다는 청구취지를 예비적으로 추가함의 적부(소극)

나. 구 실용신안법(1986.12.31. 법률 제3893호) 제29조 에 의하여 준용되는 구 특허법(1986.12.31. 법률 제3891호) 제100조 제1항 에 의하면 심판청구인은 "청구의 취지" 등을 기재한 심판청구서를 특허청장에게 제출하도록 되어 있고 제2항 에 의하면 제1항 의 규정에 의하여 제출된 심판청구의 보정에 있어서는 그 요지를 변경할 수 없게 되어 있는데, 여기에서 말하는 "청구의 취지"라 함은 심판청구인이 특허청에 어떠한 심결을 구하는가를 특정하여 요구하는 것을 말한다 하겠으므로 이를 변경하게 되면 청구자체를 변경하는 것이 되어 이는 허용될 수 없다.

다. 심판청구인들의 본래의 청구취지가 탁주용기, 즉 용기병과 마개의 제조를 내용으로 하는 고안전체의 권리범위확인을 구하는 것인데 이에 피심판청구인이 용기병만을 제조하였다는 전제하에 위 고안 중의 일부인 용기병이 등록실용신안의 권리범위에 속한다는 청구취지를 예비적으로 추가하는 것은 청구자체를 변경하는 것이 되어 부적법하다.

상고비용은 심판청구인들의 부담으로 한다.

제1점에 대하여,

원심결 이유에 의하면 원심은 피심판청구인이 판시와 같이 탁주용기의 용기병을 제조, 판매한 사실은 인정되지만 그것은 탁주용기의 용기병과 마개중에서 용기병만을 제조, 판매한 것일 뿐이고 달리 그 마개를 제조, 판매하였다는 증거가 없으므로 피심판청구인은 그가 (가)호 도면 및 설명서 기재내용의 탁주용기전체를 제조, 판매하였음을 전제로 한 이 사건 적극적 권리범위확인청구의 이해관계인에 해당되지 아니한다 고 판단하였는바, 기록에 비추어 원심의 판단은 수긍이 되고 거기에 심리미진이나 증거에 대한 판단유탈 또는 이유불비의 위법이 있다고 할 수 없다. 피심판청구인이 이 사건으로 공소가 제기되었다는 것만으로는 위 결론을 달리할 수 없다. 주장은 이유없다.

제2점에 대하여,

구실용신안법(1986.12.31. 법률 제3893호) 제29조 에 의하여 준용되는 구 특허법(1986.12.31. 법률 제3891호) 제100조 제1항 에 의하면 심판을 청구하는 자는 1. 당사자 또는 대리인의 성명 및 명칭 또는 주소 및 영업소나 법인에 있어서는 대표자의 성명, 2. 심판사건의 표시, 3. 청구의 취지 및 이유 등의 사항을 기재한 심판청구서를 특허청장에게 제출하도록 되어 있고 제2항 에 의하면 제1항 의 규정에 의하여 제출된 심판청구의 보정에 있어서는 그 요지를 변경할 수 없게 되어 있는데, 여기에서 말하는 "청구의 취지"라 함은 심판청구인이 특허청에 어떠한 심결을 구하는 가를 특정하여 요구하는 것을 말한다 하겠으므로 이를 변경하게 되면 청구자체를 변경하는 것이 되어 이는 허용될 수 없는 것이다 ( 당원 1987.1.20. 선고 85후119 판결 참조).

주장은 결국 피심판청구인이 (가)호 도면 및 그 설명서기재내용의 탁주용기 즉 용기병과 마개를 제조하지 아니하고 피심판청구인의 주장대로 마개를 제외한 용기병만을 제조하고 있는 사실을 전제로 하더라도 용기병은 탁주용기에 마개를 결합하기 이전 단계에 있는 것으로서 탁주용기의 약 90퍼센트의 비중을 차지하는 것이어서 탁주용기 병과 마개의 결합인 본건등록의장의 권리범위의 일부에 속하는 것이어서 피심판청구인은 본건등록고안의 이해관계인일 뿐만아니라 피심판청구인이 제조한 용기병의 고안은 본건 등록고안의 권리범위에 속한다는 것인바, 기록에 의하면 심판청구인들의 본래의 청구취지가 (가)호 도면 및 그 설명서기재내용의 고안전체의 권리범위확인을 구하는 것이고 그 청구취지를 예비적으로 추가한 것은 피심판청구인이 용기병만을 제조하였다는 전제하에 "(가)호도면 및 그 설명서기재 내용의 고안 중의 일부인 용기병이 등록실용신안의 권리범위에 속한다"는 것임이 분명하므로 이와 같이 청구취지를 예비적으로 추가하는 것은 앞에서 본 바와 같이 청구자체를 변경하는 것이 되어 부적법하다 할 것이다.

다만 원심이 피심판청구인이 제조하는 병에 한정되는 고안과, 용기병 및 마개가 결합된 본건실용실안고안은 전혀 별개의 고안으로 동일시 할 수 없는 것이어서 권리범위 확인심판을 진행한다는 것은 더 이상 실익이 없는 것이라고 판단한 것은 잘못이라 할 것이나 원심결은 그 주문에서 심판청구를 각하한 초심결을 유지하였을 뿐이므로 원심의 이러한 잘못은 심결결과에는 아무런 영향이 없다. 주장은 이유 없다.

그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자들의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.