2. 소송비용은 원고가 부담한다.

가. 원고의 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호: 2013. 3. 12./ 2014. 1. 27./ 2014. 2. 25./ (상표등록번호 1 생략)

2) 구성: >

3) 지정상품: 상품류 구분 제11류의 전기매트리스, 전기매트, 전기보일러매트, 전기시트, 전기장판, 비의료용 전기담요, 비의료용전기방석, 전열식카펫, 전기족온기, 전기보온발싸개, 비의료용 전기온열쿠션, 선풍기, 전기난로, 전기식주전자, 가습기, 가정용 전기식정수기, 전기탈수기, 비의료용 전기이불, 전기식 침대보온기

나. 피고의 선등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2010. 6. 4./ 2012. 3. 27./ (상표등록번호 3 생략)

2) 구성 :

3) 지정상품: 상품류 구분 제11류의 전열식 카펫

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2015. 1. 23. 원고를 상대로 특허심판원에 2015당202호 로 원고의 이 사건 등록상표가 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표에 해당하여 상표법 제7조 제1항 제7호 , 제71조 제1항 제1호 에 의해 무효라고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2015. 6. 5. 이 사건 등록상표가 타인의 선등록상표와 유사하고, 그 지정상품도 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하여 그 등록이 무효라는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 갑 제5호증의 1, 2, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표의 출원당시에 적용되던 구 상표법(2013. 4. 5. 법률 제11747호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제7조 제3항 에 의하면 상표등록 출원 시에 출원인과 등록상표권자가 동일하면 그 후 다르게 되더라도 구 상표법 제7조 제1항 제7호 에 규정된 타인이 아니고, 이 사건 등록상표와 선등록상표가 동일·유사하지 아니하여 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하지 아니하여 그 등록이 무효로 되어서는 아니 됨에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 등록상표의 등록 여부 결정 시 출원인이 타인에 해당하는지 여부

가. 구 상표법의 규정취지

구 상표법 제7조 제3항 은 “ 제1항 제7호 · 제7호의2 · 제8호 및 제8호의2 는 상표등록출원 시에 이에 해당하는 것에 대하여 적용한다. 다만, 상표등록출원인(이하 "출원인"이라 한다)이 해당 규정의 타인에 해당하는지 여부에 관하여는 상표등록출원 시를 기준으로 하지 아니한다."고 규정하고 있다.

위 단서 규정의 취지는 어느 상표가 출원 시에 타인의 등록상표와 동일·유사하다 하더라도 등록 여부 결정 시 또는 심결 시에 등록상표의 상표권자와 출원인이 동일하게 된 경우에는 출원된 상표가 등록되어 사용되더라도 일반수요자나 거래자에게 출처의 오인, 혼동을 초래할 염려가 없고 더 이상 등록상표권자의 이익을 해할 우려도 없다는 취지에서 예외적으로 그 등록을 허용하고자 하는 데 있다 할 것이므로, 위 규정에서 타인에 해당하는지 여부에 대하여는 등록 여부 결정 시 또는 심결 시를 기준으로 하여야 할 것이다.

한편, 출원 시에는 출원인과 상표권자가 동일하였으나 등록 여부 결정 시에 출원인과 상표권자가 다르게 된 경우 상표등록을 허용하게 되면 일반수요자나 거래자에게 출처의 오인, 혼동을 초래할 염려가 있고 등록상표권자의 이익을 해할 우려도 있게 되므로, 구 상표법 하에서 출원 시에 출원인과 상표권자가 동일하기만 하면 그 후 다르게 되더라도 출원상표가 등록되어야 한다는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

나. 이 사건 등록상표의 등록 여부 결정 시 출원인이 타인에 해당하는지 여부

앞서 든 증거들에 의하면, 이 사건 등록상표의 출원일인 2013. 3. 12. 그 출원인은 소외인이었고, 선등록상표의 출원인도 소외인이었던 사실, 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2014. 1. 27. 그 권리자는 소외인이었으나 선등록상표의 권리자는 피고이었던 사실이 인정되고, 이러한 사실과 앞서 든 법리에 비추어보면, 이 사건 등록 결정 시 이 사건 등록상표의 출원인인 소외인은 선등록상표의 권리자인 피고에 대하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호 에서 정한 타인에 해당한다고 할 것이다.

4. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하는지 여부

가. 표장의 동일·유사 여부

1) 판단 기준

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관·호칭·관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다( 대법원 2012. 1. 26. 선고 2011후1876 판결 , 대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후1769 판결 등 참조).

2) 구체적인 판단

이 사건 등록상표 ‘’과 선등록상표 ‘ ’은 구성 문자의 차이와 색상의 차이로 말미암아 외관이 서로 다르다.

이 사건 등록상표는 호칭 면에서 ‘한솔’로 호칭될 것이고, ‘아내와 남편, 부부, 백제 때에 둔 십육품 관등 가운데 다섯째 등급’ 등의 관념을 가진다.

한편, 선등록상표는 그 지정상품인 ‘전열식 카펫’과 관련하여 ‘참숯’, ‘찜질방’, ‘카펫’은 지정상품의 재료, 업종명칭 등을 나타내는 보통명칭 또는 기술적 표장으로서 이러한 부분은 자타 상품의 식별력이 없어서 상표의 요부가 된다고 볼 수 없으므로 이를 제외한 ‘한솔’이 요부를 이룬다.

따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 모두 ‘한솔’로 호칭되고 관념될 것이어서 양 표장은 유사한 표장에 해당한다.

나. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 지정상품 동일·유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품은 상품류 구분 제11류 ‘전기매트리스, 전열식 카펫’ 등이고, 선등록상표의 지정상품은 상품류 구분 제11류 ‘전열식 카펫’이므로 양 표장의 지정상품은 동일·유사하다.

다. 상표법 제7조 제1항 제7호 의 해당 여부

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다.

5. 결론

그렇다면 이 사건 등록상표는 등록 여부 결정 시 출원인과 선등록상표의 권리자가 다르고, 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 에 의해 그 등록이 무효인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다.

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김환수(재판장) 곽부규 김부한

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