[2] 선사용표장 “ ”의 권리자인 갑 미국 회사가 을 등을 상대로 등록서비스표 “ ”이 선사용표장과 표장 및 지정서비스업이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제12호 등에 해당한다는 이유로 등록무효 심판청구를 하였고 특허심판원이 이를 인용한 사안에서, 을 등은 선사용표장을 모방하여 선사용표장에 축적된 양질의 이미지나 선사용표장이 갖는 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 갑 회사에 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 등록서비스표를 출원하였다고 한 사례

1. 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하기 위하여는 상표 출원인이 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 위 규정의 취지는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 위 상표 권리자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 한편 위 규정에 정한 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인식도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다( 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2322 판결 등 참조). 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2. 기록에 비추어 살펴보면, ‘호텔업, 카지노시설제공업, 골프리조트업’에 사용되어 온 오른쪽 아래와 같이 구성된 표장(이하 ‘선사용표장’이라 한다)은 피고가 속한 윈 그룹(Wynn Group)을 설립한 스티브 윈(Steve Wynn)의 성을 따서 창작해 낸 것으로서, ‘피부관리업, 미용상담업, 미용업, 의료업’ 등 23종의 서비스업을 지정서비스업으로 하고 오른쪽 위와 같이 구성된 이 사건 등록서비스표(등록번호 생략)의 출원 당시 미국의 수요자들에게 널리 인식된 서비스표가 된 점, 이 사건 등록서비스표는 원고들이 미국 방문 중 선사용표장을 목격하고 이를 그대로 모방하여 출원한 것으로서 선사용표장과 동일한 점, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중에는 위에서 적시한 지정서비스업과 같이 호텔이나 리조트 내에서 제공되고 있는 서비스업들이 포함되어 있는 점 등을 알 수 있다.

이러한 점들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원고들은 선사용표장을 모방하여 선사용표장에 축적된 양질의 이미지나 선사용표장이 갖는 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 선사용표장의 권리자인 피고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록서비스표를 출원하였다고 할 것이다.

그런데도 원심은 이와 달리 이 사건 등록서비스표는 원고들이 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 출원한 것으로 인정되지 않는다고 하여 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 위 규정의 ‘부정한 목적’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.