2. 소송비용은 원고가 부담한다.

가. 이 사건 등록상표

⑴ 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 제429841호/1997. 9. 22./1998. 11. 17./2008. 7. 24.

⑵ 구성 :

⑶ 상표권자 : 피고

⑷ 지정상품 : 상품류 구분 제18류의 ‘스포츠가방’, 제28류의 ‘골프채(아이언), 골프퍼터, 골프클럽샤프트, 골프채그립, 골프헤드, 골프채커버, 골프헤드커버, 골프공, 골프용장갑, 골프가방, 골프가방커버, 골프클럽, 캐디백(caddy bags for golf clubs), 골프화가방(golf shoe bag), 골프용 보스턴백(golf boston bags), 골프공 파우치백(pouch bags for golf balls), 골프용 여행가방(golf travel bags)’

나. 이 사건 심결의 경위

⑴ 원고는 2009. 2. 12. 피고를 상대로 특허심판원에, 권리자인 피고 등이 정당한 이유 없이 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 상품류 구분 제28류의 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않았다고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였다.

⑵ 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2009당308호 로 심리한 다음, 2009. 9. 3. 원고의 청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 원고 주장의 요지

⑴ 먼저, ① 피고가 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품 중 상품류 구분 제28류의 지정상품에 사용하였다고 주장하면서 제시한 각종 증거는 그 출처와 일자가 불분명하여 증거로 삼을 수 없고, ② 원산지표시 등도 없는 수입신고필증에 ‘KATANA’라고 표기되었거나 송장 등에는 ‘ ’와 같은 도형이 생략되어 있어 이 사건 등록상표와 동일한 상표가 사용되었다고 보기 어려우며, ③ 수입업자 소외 4 주식회사가 수입하였다는 뒤에서 보는 실사용상표 1이 부착된 골프클럽 등은 판매용이 아니라 단순한 샘플용이거나 상표권의 취소를 면하기 위하여 형식적으로 수입된 것에 불과하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당한다.

⑵ 또한 피고는 고의로 이 사건 등록상표의 지정상품인 골프클럽의 광고에 이 사건 등록상표와 유사한 뒤에서 보는 실사용상표 2, 3을 사용하여 국내에서 주지저명한 일본 카타나사의 ‘KATANA’ 등의 상표에 편승하여 부당한 이익을 얻고, 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 혼동을 초래하였다 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호 에도 해당한다.

⑶ 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2 , 3호 에 해당하여 그 등록이 취소되어야 함에도, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하는지 여부

⑴ 판단기준

상표법 제73조 제1항 제3호 에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않고, 위 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함한다( 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 참조).

⑵ 인정사실

을 제1호증의 1 내지 4, 을 제6호증의 1, 2, 을 제7호증의 1 내지 3의 각 기재 및 영상, 증인 소외 1의 증언에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 아래와 같은 사실이 인정된다.

㈎ 소외 2 주식회사(대표자 이사 소외 3)는 2006. 3. 31. 서울세관장에게 유효기간을 2006. 3. 31.부터 2008. 11. 17.까지로 정하여 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 신고하였다.

㈏ 수입업자 소외 4 주식회사는 2008. 8. 30. 브렌포드 에이전트 리미티드(Brentford Agents Ltd)로부터 피고에 의하여 실사용상표 1 ‘ (사용상품 : 골프클럽, 을 제1호증의 4)’이 부착된 모델명 ‘ ○○○’ 100개, 모델명 ‘ □□□’ 100개 총 200개를 국내로 수입하고, 2008. 9. 1. 인천공항세관에 수입신고하였으며, 위 골프클럽들은 그 무렵 소외 5 주식회사를 통하여 국내에 판매되었다.

⑶ 판단

㈎ 위 인정사실과 같이, 수입업자 소외 4 주식회사가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 피고에 의하여 실사용상표 1이 부착된 골프클럽 200개를 수입하여 소외 5 주식회사를 통하여 국내에 판매하였던 점에 비추어 보면, 실사용상표 1은 국내에서 골프클럽에 표시되어 피고에 의하여 정당하게 사용되었다 할 것이다(위 인정사실에 비추어 보면, 수입업자 소외 4 주식회사가 수입한 실사용상표 1이 부착된 골프클럽들은 원고의 주장처럼 단순한 샘플용이거나 상표권의 취소를 면하기 위하여 형식적으로 수입된 것에 불과하다고 할 수 없다).

㈏ 나아가 실사용상표 1이 이 사건 등록상표와 거래사회의 통념상 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표인지 여부에 관하여 본다. 이 사건 등록상표 ‘ ’의 구성은 영어알파벳 ‘K’와 ‘G’를 형상화한 ‘ ’와 같은 도형과 영문자 ‘ ’의 결합으로 이루어진 표장으로서, 도형 부분과 영문자 부분이 상하 2단으로 배열되어 있고, 실사용상표 1 ‘ ’의 구성은 ‘ ’와 같은 도형과 영문자 ‘KATANA’ 및 ‘GOLF'가 3단으로 배열되어 있다.

그런데, 두 상표는 ‘ ’와 같은 도형과 영문자 ‘KATANA’, ‘GOLF’가 모두 사용되고 있는 점, 도형과 영문자가 2단으로 배열된 것을 3단으로 배열하여 사용한 것은 단순한 위치 변형에 불과한 점 등에 비추어 보면, 실사용상표 1은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 할 것이다.

⑷ 소결

따라서 이 사건 등록상표와 거래사회의 통념상 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표인 실사용상표 1은 이 사건 취소심판청구일(2009. 2. 12.) 전 3년 이내에 국내에서 상표권자인 피고에 의하여 그 지정상품인 골프클럽에 적법하게 사용되었다 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하지 않는다 할 것이다.

다. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2호 에 해당하는지 여부

상표법 제73조 제1항 제2호 는 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 이를 상표등록의 취소사유로 규정하고 있다.

⑴ 원고가 이 사건 심판절차에서 등록상표의 지정상품 중 일부에 대하여 상표법 제73조 제1항 제3호 를 이유로 등록취소심판을 청구하였다가, 이 사건 심결취소소송에 이르러 상표법 제73조 제1항 제2호 를 상표등록취소사유로 추가하여 주장하는 것이 허용되는지 여부

위 기초사실에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 원고는 이 사건 심판절차에서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 상품류 구분 제28류의 골프클럽 등에 대하여 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당함을 이유로 상표등록취소심판을 청구하였다가, 이 사건 심결취소소송에 이르러 비로소 상표법 제73조 제1항 제2호 의 상표등록취소사유를 추가하여 주장하고 있는 사실이 인정되는바, 상표법 제73조 제1항 제2호 를 이유로 한 상표등록취소심판은 등록상표 전체에 대하여만 가능하고 등록상표의 지정상품 중 일부에 대한 청구는 허용되지 않는다 할 것이므로, 원고가 이 사건 심결취소소송에 이르러 비로소 주장하는 이 사건 등록상표의 상표법 제73조 제1항 제2호 에의 해당 여부는 위 법리에 따라 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

⑵ 상표권자인 피고가 이 사건 등록상표의 지정상품에 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용하였는지 여부

㈎ 판단의 전제

설령 위 ⑴과 견해를 달리하더라도, 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2호 에 해당하기 위해서는 상표권자인 피고가 이 사건 등록상표의 지정상품에 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용하여야 한다.

㈏ 판단

1) 실사용상표 2 ‘ (사용상품 : 골프클럽, 갑제23호증의 1)’가 이 사건 등록상표 ‘ ’와 유사한 상표인지 여부를 살펴본다.

이 사건 등록상표의 구성은 앞에서 본 바와 같고, 실사용상표 2의 구성은 ‘ ’와 같은 도형과 영문자 ‘ ’가 상하 2단으로 배열되어 있고, 영어알파벳 ‘F’의 오른쪽 위에 ‘ ’이 추가되어 있으며, 그 옆에 ‘ ’ 부분이 병렬적으로 배열되어 있다.

그런데, 두 상표는 ‘ ’와 같은 도형과 영문자 ‘KATANA GOLF'가 모두 사용되고 있는 점, 실사용상표 2의 영어알파벳 ‘F’의 오른쪽 위에 추가되어 있는 ‘ ’부분은 일반 수요자의 눈길을 끄는 부분이 아닌 점, 실사용상표 2 중 ‘ ’ 부분은 제조원과 수입원을 밝히는 문구에 불과한 점 등에 비추어 보면, 실사용상표 2는 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 할 것이고 이를 유사한 상표라고 할 수는 없다.

2) 실사용상표 3 ‘ (사용상품 : 골프클럽, 갑 제24호증)’이 이 사건 등록상표 ‘ ’와 유사한 상표인지 여부를 살펴본다.

이 사건 등록상표의 구성은 앞에서 본 바와 같고, 실사용상표 3은 영문자 ‘ ’와 그 아래에 ‘ ’ 부분이 상하 2단으로 배열되어 있고, 영어알파벳 ‘F’의 오른쪽 위에 ‘ ’이 추가되어 있으며, ‘ ’와 같은 도형이 없다.

그런데, 두 상표는 영문자 ‘KATANA GOLF'가 모두 사용되고 있는 점, 실사용상표 3의 영어알파벳 ‘F’의 오른쪽 위에 추가되어 있는 ‘ ’ 부분은 일반 수요자의 눈길을 끄는 부분이 아닌 점, 실사용상표 3이 나타나 있는 별지의 광고에는 헤드 부분에 ‘ ’와 같은 도형과 영문자 ‘KATANA'가 표시된 골프클럽과 실사용상표 3이 함께 게재되어 있어 이를 전체적으로 관찰하여 보면, 이 사건 등록상표와 마찬가지로 ‘ ’와 같은 도형과 영문자 ‘KATANA GOLF’가 모두 사용되고 있는 점, 실사용상표 3 중 ‘ ’ 부분은 제조원을 밝히는 문구에 불과한 점 등에 비추어 보면, 실사용상표 3도 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 할 것이고 이를 유사한 상표라고 할 수는 없다.

3) 따라서 피고가 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표인 실사용상표 2, 3을 이 사건 등록상표의 지정상품인 골프클럽에 사용한 이상 원고가 주장하는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호 에 해당하지 않는다 할 것이다.

라. 소결

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2 , 3호 에 해당하지 아니하므로 그 등록이 취소되지 않는다 할 것이어서, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로, 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[별지 생략]

판사 김의환(재판장) 성창익 박종학

심급 사건

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