[2] 외국의 상표권자가 상표 부착 이후 판매지 제한 약정에 위반하여 국내로 상품을 판매 내지 수출한 경우, 그 약정 위반만으로 상표권자가 정당하게 부착한 상표가 위법한 것으로 되는지 여부(소극)

[2] 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 상표를 부착한 이후 거래 당사자 사이의 판매지 제한 약정에 위반하여 다른 지역으로 그 상품이 판매 내지 수출되었더라도 그러한 사정만으로 그 상품의 출처가 변하는 것은 아니라고 할 것이어서 그러한 약정 위반만으로 외국 상표권자가 정당하게 부착한 상표가 위법한 것으로 되는 것은 아니다.

가. 원심의 판단

원심은 그 채택 증거를 종합하여, 채권자는 지정상품을 "모포, 침대보, 융단" 등으로 하는 (등록번호 1 생략) 등록상표(구성 : "ROBERTA DI CAMERINO")와 (등록번호 2 생략) 등록상표(구성 : " "), 그리고 지정상품을 "비의료용 방향제" 등으로 하는 (등록번호 3 생략) 등록상표(구성 : " ")와 (등록번호 4 생략) 등록상표(구성 : "ROBERTA DI CAMERINO")의 각 전용사용권을 보유하고 있는 사실, 채무자는 일본국 법인 주식회사 엘마크(이하 '엘마크'라 한다)가 생산하여 일본국 법인 주식회사 큐슈에스테도(이하 '에스테도'라 한다)에게 외국으로 판매하거나 유통시키지 아니하기로 하는 특약 아래 판매한 위 각 등록상표와 유사한 상표가 부착된 "차량용 방석, 쿠션, 카매트, 차량용 방향제" 등을 에스테도로부터 수입한 사실, 한편 차량용 방석, 쿠션, 매트가 비록 자동차용으로 한정되어 있다 하더라도 가정이나 사무실의 융단, 모포 및 침대보와 특별히 다르다고 할 수 없고, 나아가 차량용 방석, 쿠션, 카매트는 융단, 모포, 침대보 등과 마찬가지로 섬유봉제 제조업체에서 생산되며, 자동차용품 전문판매점뿐만 아니라 일반 백화점이나 소매점 등을 통해서도 판매되는 사실 및 "비의료용 방향제"는 "차량용 방향제"를 포함하는 사실을 인정한 후, 위 인정 사실에 기하여 "모포, 침대보, 융단"과 "차량용 방석, 쿠션, 카매트", 그리고 "비의료용 방향제"와 "차량용 방향제"는 각 동일·유사한 상품에 해당하고, 채무자가 수입한 상품들이 일본국 내에서는 일본법에 의하여 적법하게 상표를 부착한 상품이지만 판매지에 관한 약정을 위반하여 우리나라로 수출되었으므로 결국 채무자의 위 상품 수입 및 국내 판매행위는 채권자의 위 각 전용사용권을 침해하는 것이어서 이 사건 가처분신청은 피보전권리와 보전의 필요성이 있으며, 나아가 채권자의 전용사용권 등록이 채무자의 차량용 방향제 수입 이후에 이루어졌지만, 채권자의 이 사건 가처분신청은 수입된 물품의 향후 국내 판매를 위한 상표 사용의 금지를 구하는 것에 불과하여 권리남용에 해당하거나 신의칙에 위반된다고 단정할 수 없으므로, 채권자와 채무자 사이의 대구고등법원 2001라61 상표사용금지가처분 신청항고사건에 관하여 같은 법원이 2002. 8. 2.에 한 가처분결정은 정당하여 이를 인가한다는 취지로 판단하였다.

나. 대법원의 판단

(1) 상고이유 제1점 및 제3점에 관하여

기록에 의하면, 원심의 상품 유사 및 권리남용이나 신의칙에 관한 위와 같은 사실인정 및 판단은 정당하고, 또한 원심의 판단은 채무자의 상품에 대한 집행관 보관을 신청하는 부분에 대한 판단을 포함하고 있다고 할 것이어서 그 부분에 대한 판단누락이 있다고도 할 수 없으므로, 원심의 이러한 판단에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

(2) 상고이유 제2점에 관하여

국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 그 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자 사이에 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계가 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 할 것이며, 한편 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 상표를 부착한 이후 거래 당사자 사이의 판매지 제한 약정에 위반하여 다른 지역으로 그 상품이 판매 내지 수출되었더라도 그러한 사정만으로 그 상품의 출처가 변하는 것은 아니라고 할 것이어서 그러한 약정 위반만으로 외국 상표권자가 정당하게 부착한 상표가 위법한 것으로 되는 것은 아니라고 할 것이다.

위 법리와 기록에 의하면, (등록번호 4 생략) 등록상표와 동일한 "ROBERTA DI CAMERINO" 표장에 관한 일본국의 등록상표권자는 1979.경 이래 미쓰비시상사 주식회사(이하 '미쓰비시'라 한다)이며, 미쓰비시는 엘마크와 사이에 엘마크가 위 표장을 부착한 상품을 생산, 판매할 수 있도록 허락하는 약정을 하였고, 에스테도는 엘마크가 생산한 "차량용 방석, 쿠션, 카매트, 차량용 방향제" 등 상품을 매입하였으며, 채무자는 에스테도로부터 위 상품을 한국으로 수입하였으므로, 채무자가 수입한 위 상품들은 적어도 (등록번호 4 생략) 등록상표와의 관계에 있어서는 설령 원심이 인정한 바와 같이 판매지에 관한 약정을 위반하여 우리나라로 수출되었다고 하더라도 이를 들어 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 상표를 부착한 상품이 아니라고 할 수 없을 것이다.

그러나 나아가 기록을 살펴보아도 (등록번호 2 생략) 및 (등록번호 3 생략) 등록상표와 동일한 " " 상표에 관한 일본국의 등록상표권자가 누구인지에 대하여는 이를 알 수 없으므로 우리나라의 등록상표권자와의 관계를 알기 어렵고, 위에서 본 바와 같이 미쓰비시는 (등록번호 4 생략) 등록상표와 동일한 "ROBERTA DI CAMERINO" 표장 등에 관하여 단지 위 상표를 부착한 상품을 외국으로부터 일본국으로 수입함에 그치는 것이 아니라 엘마크로 하여금 위 상표를 부착한 상품을 생산하여 이를 판매하도록 하는 등 그 자신을 상품의 출처로 삼는 행위를 하고 있다고 할 것이므로, 어느 모로 보나 일본국의 등록상표권자와 국내 등록상표권자, 혹은 그 전용사용권자인 채권자 사이에 어떠한 법적, 경제적인 관계가 있다거나 그 밖의 다른 사정에 의하여 채무자가 수입한 상품들의 출처가 국내의 등록상표권자와 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 사정이 있다고 할 수 없다.

따라서 위와 같은 원심의 판시는 그 이유에 있어서 다소 부적절한 점이 있으나 결론에 있어서 정당하며, 또한 이러한 사정 아래에서 원심이 일본의 상표권자에 대하여 사실조회를 해보거나 이탈리아의 상표권자와 일본의 상표권자 사이의 관계에 대하여 밝힐 것을 명한 바 없더라도 이를 가지고 원심판결에 석명의무 위반에 따른 심리미진이 있다고도 할 수 없으므로 상고이유가 지적하는 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

2. 한편 직권으로 살피건대, 기록에 의하면 이 사건 상고심 계속중 (등록번호 1 생략) 등록상표에 대하여 특허심판원 2003당74호로 등록무효 심결이 이루어지고 2004. 7. 22. 위 무효심결이 확정된 사실이 인정되고, 따라서 위 등록상표는 처음부터 없었던 것으로 되었으므로, 이 사건 가처분결정 중 위 상표권의 전용사용권을 피보전권리로 삼아 "ROBERTA DI CAMERINO" 및 "Roberta di Camerino" 표장에 관하여 "방석, 쿠션, 자동차용 플로어매트 및 그 포장용기, 선전광고물, 포장지, 쇼핑백"에 대하여 한 부분은 피보전권리가 부존재하게 되었다.

3. 그러므로 원심판결에서 이 사건 가처분결정 중 위 부분을 인가한 부분은 이를 그대로 유지할 수 없어 이를 파기하되, 이 사건은 이 법원이 직접 재판하기에 충분하므로 이 사건 가처분결정 중 위 파기 부분을 취소하기로 하고, 위 취소 부분에 해당하는 채권자의 항고를 기각하기로 하며 채무자의 나머지 상고를 기각하고, 소송총비용은 각자가 부담하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.