2. 소송비용은 원고승계참가인이 부담한다.

가. 이 사건 등록상표

1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표등록 (등록번호 1 생략) / 2006. 3. 10. / 2006. 10. 31.

2) 구 성 :

3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 검도복, 유도복, 체조복, 태권도복, 구둣창, 농구화, 단화, 뒷축(Heels), 반부츠, 방한화, 태권도화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 슬리퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 뒷굽, 신발용미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 운동화, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 체조화, 축구화, 속셔츠, 스포츠셔츠, 운동용유니폼, 조끼, 카디건, 폴로셔츠, T셔츠, 운동용스타킹

4) 상표권자 : 원고승계참가인

나. 확인대상표장

1) 구 성 :

2) 사용상품 : 태권도복

3) 사용자 : 피고

다. 이 사건 소송에 이른 경위

1) 원고(탈퇴)(이하 ‘원고’라 한다)는 피고가 사용하고 있는 확인대상표장이 자신의 이 사건 등록상표와 외관, 호칭이 동일·유사하고, 지정상품도 동일하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였으나, 특허심판원은 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 출원 전부터 부정한 목적 없이 국내에서 계속 사용되어 온 선사용상표이므로 상표법 57조의3 에 의해서 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

2) 원고는 2011. 7. 13. 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소송을 제기하였고, 소송 도중인 2011. 9. 16. 이 사건 등록상표의 상표권을 원고승계참가인에게 전부이전등록을 마쳤다. 그에 따라 원고승계참가인이 이 사건 소송의 제2회 변론기일에 승계참가를 하면서, 원고는 소송탈퇴를 하였다.

가. 원고승계참가인 주장의 요지

1) 피고는 (주)솔표상무사로부터 확인대상표장에 관한 사용권을 양도받은 상무사(대표 소외 1)로부터 다시 영업권과 확인대상표장의 사용권을 양도받았으므로 확인대상표장에 대하여 상표법 57조의3 에 의한 선사용권이 있다고 주장하나, 위 (주)솔표상무사가 설립된 1989년경보다 앞서 소외 2가 ① 1982. 1. 19. 확인대상표장과 유사한 상표를 태권도복을 지정상품으로 출원해서 1983. 1. 14. 상표등록 (등록번호 2 생략)로 등록받았고(이후 1991. 4. 1. 포기로 말소등록 됨), ② 1984. 7. 25. 확인대상표장과 유사한 상표를 태권도복을 지정상품으로 출원해서 1985. 9. 9. 상표등록 (등록번호 3 생략)로 등록받아(이후 2005. 9. 10. 존속기간만료로 소멸등록 됨) 각 사용하여 왔으므로, 소외 2의 각 상표가 소멸된 후 적법하게 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받은 원고로부터 상표권을 양수한 원고승계참가인만이 이 사건 등록상표인 라는 상표를 정당하게 사용할 수 있는 권리자에 해당하고, 피고는 이 사건 등록상표와 표장이 동일한 확인대상표장을 사용할 권리가 없다.

2) 이 사건 심결은 확인대상표장이 1948년부터 솔표상무사가 사용하던 표장이고, 1989년 (주)솔표상무사가 이를 인수하여 사용하다가 2000년 상무사(대표 소외 1)가 그 영업권을 양도받아 사용했으며, 다시 피고가 2009. 10. 상무사의 영업권을 양도받아 확인대상표장을 계속하여 국내에서 사용하여 온 것으로 판단하였으나, 위 (주)솔표상무사는 2005. 12. 5. 해산간주되어 2008. 12. 5. 청산종결된 것으로 나타나고 있는 점에 비추어(갑 5호증 참조), 확인대상표장이 1948년부터 이 사건 등록상표의 출원일까지 계속하여 사용되어 왔다고 보기는 어렵다.

3) 피고는 상무사(대표 소외 1)로부터 그 영업권과 함께 확인대상표장의 사용권을 양도받았다고 주장하지만, 소외 1이 대표자로 되어 있는 상무사는 그 남편인 소외 3이 실질적으로 운영하던 개인회사인데 소외 1이 남편 소외 3 몰래 회사의 영업권을 피고의 대표이사 소외 4에게 양도한 것이므로 그 양도행위의 효력을 인정할 수 없고, 설령 양도행위의 효력을 인정하더라도 상무사의 영업권의 양도는 법인인 피고가 아니라 피고의 대표이사인 소외 4 개인에게 한 것이므로 소외 4와 법인격을 달리하는 피고가 확인대상표장에 대한 사용권을 갖는 것은 아니다.

4) 확인대상표장이 상무사(대표 소외 1) 또는 피고에 의해서 부정경쟁의 목적 없이 국내에서 계속 사용됨으로써 이 사건 등록상표의 출원 당시에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되었음을 인정할 만한 증거가 부족하다.

나. 피고 주장의 요지

1) 확인대상표장은 1948년 솔표상무사 때부터 이 사건 등록상표의 출원 당시까지 약 60년 가까이 사용되어 온 것으로서, 소외 2의 각 상표의 등록출원 전부터 사용된 것이기 때문에 피고는 확인대상표장에 대한 적법한 선사용권을 갖는다.

2) 확인대상표장은 상무사(대표 소외 1)가 (주)솔표상무사로부터 영업권을 인수한 2000년도로부터 피고가 위 상무사(대표 소외 1)의 영업권을 다시 양수한 2009년경까지 계속 사용하여 온 표장이므로, 위 (주)솔표상무사의 영업양도 이후에 이루어진 2005.경의 해산간주와 2008.경의 청산종결에 영향을 받지 않고, 피고는 원고가 이 사건 등록상표를 출원한 2006. 3. 10.경을 기준으로 해서 상표법 57조의3 의 선사용권을 갖는다.

3) 피고는 상무사(대표 소외 1)와의 영업양도 계약을 통해서 그 영업권과 함께 확인대상표장의 사용권을 적법하게 양수하였고, 위 양도행위는 개인 소외 4가 아닌 피고에게 한 것이므로 그에 반하는 원고승계참가인의 주장은 이유 없다.

4) 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 출원 당시에 국내에서 계속 사용되어 온 결과, 수요자간에 (주)솔표상무사, 상무사(대표 소외 1) 내지 그 영업양수인인 피고의 상품을 표시하는 것으로 인식되어진 상표에 해당한다.

다. 이 사건의 쟁점

피고가 확인대상표장을 부정경쟁의 목적이 없이 이 사건 등록상표의 출원 전부터 국내에서 계속하여 사용한 결과, 상표법 57조의3 의 선사용권을 취득하였는지 여부이다.

3. 피고가 상표법 57조의3 의 선사용권자에 해당하는지 여부

가. 판단기준

부정경쟁의 목적 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용하고 있고 그 결과 타인의 상표등록출원시에 국내의 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 경우라면, 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 자 또는 그 지위를 승계한 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 갖는데 이를 ‘선사용권’이라 하며, 이는 등록주의 원칙에 사용자주의적 요소를 가미하여 부정경쟁의 목적 없음을 조건으로 상표의 선사용자에게 그 상표를 계속 사용할 권리를 인정함으로써 진정한 상표사용자의 이익을 보호하고 모방상표의 등록으로 인한 폐해를 방지하기 위함이다.

한편, 영업양도 등 상품주체의 인격이 변경되는 경우에 있어서 영업양도와 함께 이전되는 상표의 주지성 내지 특정인에게 알려진 정도 역시 새로운 영업주에게 이전된다( 대법원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결 참조).

나. 인정사실

아래 사실은 당사자 사이에 다툼 없는 사실, 갑 5 내지 14호증, 을 1 내지 12호증(가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다.

1) 확인대상표장은 1948년부터 솔표상무사가 사용하던 상호로서, 1989년 소외 5가 솔표상무사를 인수하여 (주)솔표상무사를 설립하여 운영하면서 확인대상표장을 태권도복을 비롯한 태권도용품의 상표로 계속하여 사용하였다.

2) 그 후 (주)솔표상무사가 2000년경 부도를 맞자 2000. 9. 설립된 상무사(대표 소외 1)가 영업권을 양도받아 확인대상표장을 계속하여 사용하였으며, 피고 (주)파인트리상무사가 2009. 10. 위 상무사(대표 소외 1)의 영업권을 양도받고 지금까지 확인대상표장을 태권도복을 비롯한 태권도용품에 계속하여 사용하고 있다.

3) (주)솔표상무사는 1993년 미국 AWMA에 확인대상표장을 사용한 태권도용품을 수출하였고 그 상품이 미국 AWMA가 발행한 카탈로그에 게재되었고, 또한 해외 바이어를 상대로 하는 카탈로그를 제작·반포하기도 하였으며, 위 (주)솔표상무사로부터 영업권을 양수한 상무사(대표 소외 1)도 태권도복 등의 태권도용품을 국내에서 판매하면서 2002.경 내수용 카탈로그를 제작·반포하였다.

4) 원고는 2000. 5. 25. 서울 강남구 역삼동 (이하 생략)에서 ‘상무사’라는 상호(일명 ‘국기원 상무사’)로 점포를 열어서 처음에는 소외 5의 (주)솔표상무사의 직영매장으로서 운영하다가, 위 (주)솔표상무사가 부도를 맞자 2000. 5.경 위 직영매장을 인수한 다음 (주)솔표상무사의 영업권을 양수한 상무사(대표 소외 1)의 대리점으로서 운영하였으며, 피고가 다시 위 상무사(대표 소외 1)의 영업권을 양수한 이후부터는 피고의 대리점 형태로 매장을 운영하였다.

5) 그런데 원고는 1948년부터 확인대상표장을 사용한 솔표상무사에서부터 상무사(대표 소외 1)에 이르기까지 확인대상표장을 상표출원하여 등록받고 있지 아니함을 기화로, 소외 2가 출원하여 등록받아 놓고 있던 , 의 각 상표가 포기에 의한 말소등록 내지 존속기간만료로 인해 소멸등록 된 직후인 2006. 3. 10. 이 사건 등록상표 를 출원하여 같은 해 10. 27. 상표등록을 받았다.

6) 원고는 2010년 피고를 상대로 서울송파경찰서에 확인대상표장이 이 사건 등록상표를 침해하였다는 취지로 상표법위반의 형사고소를 하였으나 서울송파경찰서는 검찰에 불기소의견으로 송치하였고( 소외 3이 피고를 상대로 제기한 형사고소사건은 2010. 9. 14. 각하결정이 내려졌다), 또한 원고는 이와 별도로 특허심판원에 피고를 상대로 확인대상표장이 자신의 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였지만 특허심판원마저 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하자, 이 법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소송을 제기하였다.

7) 한편, 위 상무사의 대표인 소외 1의 남편이자 원고의 삼촌인 소외 3은 피고의 해외영업을 담당하는 직원으로 근무하던 중에 피고의 공금을 횡령한 죄로 기소되어 2010. 12. 29. 서울동부지방법원 2010고단2412호 업무상 횡령죄로 징역 8월에 집행유예 2년을 선고받았다.

8) 원고는 2011. 3. 8. 세계태권도연맹 사무총장 앞으로 “SANGMOOSA라는 상표는 원고의 상표이고 피고가 사용하는 확인대상표장은 상표도용에 해당한다”는 취지의 공문을 보냈으나, 세계태권도연맹은 오히려 원고에게 공문을 발송하여 “원고가 피고 내지 WTF 로고를 불법적으로 사용하고 있다”는 경고장을 발송하고, 피고에게는 “원고의 세계태권도연맹 로고의 불법사용행위를 근절하여 주실 것을 요청합니다”라는 공문을 발송함으로써 피고에게 원고의 부당한 연맹 사칭행위를 단속해 줄 것을 요구하였다.

9) 그러다가 원고는 이 사건 소송이 진행되던 중인 2011. 9. 16. 원고승계참가인인 쿠라모리코리아 주식회사에게 이 사건 등록상표의 상표권을 전부 이전등록하였고 원고승계참가인이 이 사건 소송에서 승계참가하자 원고 본인은 소송탈퇴를 하였는바, 원고의 종전 사업장 주소지(갑 11호증)와 원고승계참가인의 사업장 소재지는 모두 ‘서울 강남구 역삼동 (이하 생략)’로서 그 주소지가 동일하다.

10) 한편, 원고가 국기원 앞에서 ‘국기원 상무사’라는 약칭으로 매장을 운영하면서 피고로부터 공급받아 출고한 태권도용품의 금액이 2008년에 약 25,545,900원, 2009년에 약 61,437,002원이고, 상무사(대표 소외 1)가 태권도복 등을 수출한 금액은 2000년 494,428,011원, 2001년 1,530,593,510원, 2002년 1,932,438,610원, 2003년 1,961,707,780원, 2004년 2,068,939,054원, 2005년 1,967,138,199원, 2006년 1,581,408,690원, 2007년 1,381,288,908원, 2008년 1,046,447,541원이다.

다. 판단

1) 위 인정사실에 의하면 확인대상표장은 1948년부터 솔표상무사가 태권도복 등의 태권도용품에 사용한 이래로 영업권의 양도와 함께 전전양도되어 피고가 계속적으로 사용하기에 이르렀음을 알 수가 있고, 원고의 이 사건 등록상표의 출원 당시인 2006. 3. 10.을 기준으로 상무사(대표 소외 1) 및 그 전전의 영업양도인이 확인대상표장을 태권도용품에 계속하여 사용하여 온 결과, 국내수요자 간에 적어도 피고에게 영업양도를 한 상무사(대표 소외 1)의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 상표에 해당하게 된 것으로 봄이 상당하므로, 위 상무사(대표 소외 1)로부터 영업양도를 받은 피고는 확인대상표장에 대하여 상표법 57조의3 의 선사용권을 갖게 된 것으로 판단된다.

2) 원고승계참가인은 이에 대하여 (주)솔표상무사나 상무사(대표 소외 1) 등의 확인대상표장의 사용행위는 그와 표장이 유사한 소외 2의 상표가 등록되어 있던 기간에 불법적으로 사용된 것이어서 피고는 상표법 57조의3 의 선사용권자가 될 수 없다고 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 확인대상표장은 소외 2가 상표등록을 한 1983년경이나 1985년경보다 훨씬 이전인 1948년도부터 솔표상무사에 의해서 사용되기 시작하였기 때문에 소외 2의 각 상표등록행위에 의해서 확인대상표장의 선사용권이 중단되거나 부정되지는 아니하므로, 원고승계참가인의 위 주장은 나아가 판단할 필요 없이 이유 없다.

3) 원고승계참가인은 다시 (주)솔표상무사는 2005. 12. 5. 해산간주되어 2008. 12. 5. 청산종결되었으므로 확인대상표장이 1948년부터 이 사건 등록상표의 등록일까지 계속하여 사용되었다고 보기는 어렵다고 주장한다.

그러나 앞서 본 것처럼, (주)솔표상무사가 2000년경 부도를 맞자 2000. 9. 설립된 상무사(대표 소외 1)가 영업권을 양도받아 확인대상표장을 그 무렵부터 사용하였기 때문에, (주)솔표상무사가 2005.경 해산간주되어 2008.경 청산종결된 것과는 무관하게 확인대상표장은 계속하여 사용된 것으로 보아야 하므로, 원고승계참가인의 위 주장도 이유 없다.

4) 원고승계참가인은 또 다시, 피고는 상무사의 대표 소외 1로부터 영업권을 양도받았다고 주장하지만 상무사의 실질적 운영자는 소외 1의 남편인 소외 3이므로 위 영업양도행위는 효력이 없다고 다투면서 그 증거로 갑 8호증( 소외 1의 진술서), 갑 9호증(이메일 내용)을 각 제시하고 있다. 그러나 을 10호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 갑 8호증은 진술자인 소외 1에 의해서 작성된 것이 아닌 것으로 판단되고, 갑 9호증은 피고의 대표이사 소외 4와 소외 1 사이에 오고 간 이메일로서 그 기재내용만으로는 원고승계참가인의 주장사실을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

이에 대하여 원고승계참가인은 설령 위 양도행위가 효력이 있더라도 상무사의 영업권 양도는 법인인 피고에게 한 것이 아니라 피고의 대표이사인 소외 4 개인에게 한 것이므로 소외 4와 법인격이 다른 피고는 확인대상표장에 대한 선사용권을 가질 수 없다고 주장하나, 갑 6호증(양도증서)의 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 갑 6호증의 양도증서에 양도를 받는 사람으로 “ 소외 4”의 서명날인이 되어 있기는 하지만, 그 전체적인 내용을 살펴보면 “상무사 대표 소외 1은 (주)파인트리상무사 대표이사 소외 4에게 …(중략)… 양도합니다”라고 기재된 사실이 인정되기 때문에, 상무사(대표 소외 1)의 영업권 양도는 개인 소외 4가 아니라 법인인 피고에게 이루어진 것으로 판단되므로, 원고승계참가인의 위 주장도 이유 없다.

5) 원고승계참가인은 마지막으로 확인대상표장이 솔표상무사, (주)솔표상무사, 상무사(대표 소외 1) 등에 의해서 부정경쟁의 목적 없이 국내에서 계속 사용됨으로써 이 사건 등록상표의 출원 당시에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있음을 인정할 만한 증거가 없다고 주장하나, 당사자 사이에 다툼 없는 사실, 을 1 내지 9호증(가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 앞서 본 것처럼 확인대상표장이 사용된 태권도용품이 국내의 소비를 넘어서 미국에까지 널리 수출되어 왔고, 중국에서는 확인대상표장을 본 딴 위조상품까지 제조되어 판매된 사실, 국내수요자들이 원고가 판매한 태권도복을 피고가 판매한 태권도복으로 오인하여 문의한 적이 있는 사실, 원고가 상무사(대표 소외 1)로부터 공급받아 국내에 출고한 태권도용품의 출고금액이 2008년과 2009년에만 합계 90,000,000원에 이르는 사실, 상무사(대표 소외 1)가 태권도복 등을 해외에 수출한 금액이 2000년부터 2006년경까지 합계 100억 원이 넘는 사실, 상무사(대표 소외 1)와 피고가 한국에 본부를 두고 있는 세계태권도연맹과 공식협약을 맺어서 정식으로 태권도용품을 공급하여 온 사실 등이 인정되고, 위 인정사실에 의하면 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 출원 당시에 국내수요자에게 적어도 상무사(대표 소외 1)가 사용하는 표장으로서 인식되어진 상표에 해당하였던 것으로 보는 것이 상당하므로 원고승계참가인의 위 주장도 이유 없다.

라. 소결론

따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 출원 전부터 솔표상무사, (주)솔표상무사, 상무사(대표 소외 1) 등이 부정경쟁의 목적 없이 국내에서 계속하여 상표를 사용함으로써 이 사건 등록상표의 출원 무렵에 국내의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식된 상표에 해당하므로, 위 상무사(대표 소외 1)로부터 영업권과 함께 확인대상표장의 사용권을 양수한 피고는 확인대상표장에 대하여 상표법 57조의3 의 선사용권을 갖는다고 보아야 한다.

4. 결론

그렇다면, 이와 결론을 같이 하는 이 사건 심결은 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고승계참가인의 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.