2. 소송비용은 피고들이 부담한다.

[증거] 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1, 2의 각 기재

가. 피고들의 특허발명, 확인대상발명, 비교대상발명들의 내용

(1) 피고들의 특허발명

피고들이 1999. 8. 10. 출원하여 2001. 3. 8. 공고번호 제291213호로 특허등록받은 “소형 휠발전기 및 그를 구비한 발광 휠 및 그 제조방법”으로서 그 청구범위와 도면은 별지 1 기재와 같다.

(2) 확인대상발명

원고가 실시하고 있는 “인라인 스케이트용 발광 휠”로서 그 설명서는 별지 2 기재와 같다.

(3) 비교대상발명 1 (갑 제5호증)

1996. 12. 3.자 미국특허공보 제5,580,093호로 실린 “발광 롤러스케이트 휠”로서 그 요지는 별지 3 기재와 같다.

(4) 비교대상발명 2 (갑 제4호증)

1998. 3. 11.자 대만 신형전리설명서 공고번호 제328334호로 실린 “자동발광휠”로서 그 요지는 별지 4 기재와 같다.

나. 피고들의 적극적 권리범위확인 청구와 인용심결

(1) 피고들은, 원고의 확인대상발명이 피고들의 특허발명 청구항 1, 5(이하 ‘청구항 1, 5 발명’이라 한다)의 구성요소를 모두 갖추고 있어서 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2005당2491호 로 심리하여, 2006. 4. 19. 확인대상발명은 자유실시기술에 해당하지 않고 청구항 1, 5 발명과 실질적으로 동일하여 그 권리범위에 속한다는 이유로, 피고들의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

2. 원고의 심결 취소사유 주장과 쟁점

이 사건의 쟁점은 청구항 1, 5 발명이 비교대상발명 2에 의해 공지되었는가, 확인대상발명이 자유실시기술에 해당되는가와 청구항 1, 5 발명의 권리범위에 속하는가 하는 점에 있는바, 이에 관한 원고의 심결 취소사유 주장의 요지는 다음과 같다.

가. 청구항 1, 5 발명은 비교대상발명 2와 구성이 서로 동일하다. 비교대상발명 2의 절연링(23)과 청구항 1, 5 발명의 완충기(130)의 형상 차이는 단순 설계변경사항에 불과하다. 그런즉, 청구항 1, 5 발명은 비교대상발명 2에 의해 신규성이 부정된다.

나. 확인대상발명의 특징적인 구성들은 아래에서 보는 바와 같이 비교대상발명들로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 자유실시기술에 해당된다.

(1) 확인대상발명에서 베어링(220)과 부쉬(214)를 제거하여 영구자석조립체(230)를 허브부재(250)로부터 쉽게 삽탈하는 구성은 비교대상발명 2의 부쉬(25)와 베어링(24)을 제거하여 절연링(23)과 자석(22)을 휠캡(5)으로부터 쉽게 삽탈하는 구성과 동일하다.

(2) 확인대상발명의 영구자석조립체(230)와 비교대상발명 1의 휘일허브조립체(14)의 각 구성요소에 대한 결합구성이 서로 동일하다. 확인대상발명의 자석허브(234)는 비교대상발명 2의 절연링(23)을 비교대상발명 1의 자석허브(42)로 치환하여 쉽게 발명할 수 있고, 영구자석(232)을 희토류계 또는 페라이트계로 하는지는 선택사항이다.

다. 확인대상발명은 청구항 1, 5 발명의 특징적인 구성인 완충기(130)가 결여되어 있으므로 그 권리범위에 속하지 않는다.

3. 청구항 1, 5 발명이 비교대상발명 2에 근거한 공지기술인지 여부

가. 판단기준

특허발명이 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 이른바 신규성이 없는 경우에는 등록무효심결의 확정 여부에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다. 특허발명이 신규성을 상실하였다고 하기 위해서는 특허발명과 비교대상발명을 1대1로 비교하여 하나의 비교대상발명에 그 특허발명의 모든 구성이 나와 있어야 한다.

나. 특허발명 청구항 1의 신규성 판단

(1) 특허발명 청구항 1의 구성요소 분석

특허발명 청구항 1(이하 ‘청구항 1 발명’이라 한다)의 각 구성요소 중 베어링(126)과 부쉬(124)를 제거함으로써 링형 영구자석조립체(128, 130)를 허브조립체(20)로부터 쉽게 삽탈하는 구성 (이하 ‘삽탈자재 구성’이라 한다)과 휠액슬(122)과 영구자석(128) 사이에 설치되어 영구자석을 충격으로부터 보호하는 완충기(130) (이하 ‘완충기 구성’이라 한다)를 제외한 나머지 구성요소들(휠액슬, 2개의 베어링, 영구자석조립체, 전기자코일조립체, 허브조립체)은 출원 전에 공지되었다(당사자 사이에 다툼이 없음).

따라서 청구항 1 발명의 신규성 여부는 두 가지 특징적 구성요소인 삽탈자재 구성과 완충기 구성이 비교대상발명 2에 개시되어 있는지 여부에 달려 있다.

(2) ‘삽탈자재 구성’의 대비

비교대상발명 2의 도4에 의하면, 자석(22)의 외경이 베어링(24)이 설치된 관통공의 내경보다 작으므로 (청구항 1 발명과 같이) 베어링(24)과 부쉬(25)를 제거하면 자석(22)을 휠캡(5)으로부터 쉽게 분리하거나 삽입할 수 있다.

따라서 두 발명에서 삽탈자재 구성은 실질적으로 동일하다.

(3) ‘완충기 구성’의 대비

비교대상발명 2에는 청구항 1 발명의 휠액슬(122)과 영구자석(128) 사이에 설치되어 영구자석을 충격으로부터 보호하는 완충기(130)에 대응되는 구성이 없다.

이에 대하여 원고는, 비교대상발명 2의 절연링(23)이 축(11)과 자석(22) 사이에 배치되어 자석을 충격으로부터 보호하는 기능을 하고 있으므로, 청구항 1 발명의 완충기(130)와 형상이 다소 다르더라도 그 차이는 단순한 설계변경 사항에 불과하다고 주장한다.

살피건대, 비교대상발명 2의 명세서에는 절연링(23)의 재질에 대하여 명시되어 있지 않다. 그러나 절연링(23)이 2개의 베어링(24) 사이에 설치되어 그 간격을 유지하는 스페이서의 역할을 하고 있는 점에 비추어 보면, 그 재질의 강도는 상대적으로 높아야 한다. 또한 절연링(23)은 축(11)에 대하여 자석(22)을 지지하는 부분의 두께가 베어링(24)의 내륜 두께와 차이가 없고 자석(22)의 양쪽으로부터 끼워질 수 있도록 분리된 구조이므로, 돌발상황에서 가해지는 축(11)에 대한 수직·수평외압이 그대로 자석(22)에 전달되는 구조적 취약성을 가지고 있다.

따라서, 비교대상발명 2의 절연링(23)은 베어링 스페이서로서의 간격유지 역할을 할 뿐, 그 밖에 충격을 흡수하는 완충기 기능은 갖고 있지 않다고 판단된다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

(4) 소결론 : 신규성 있음

결국, 청구항 1 발명의 특징적 구성 중 하나인 완충기(130)에 대응되는 구성이 비교대상발명 2에 결여되어 있으므로, 청구항 1 발명은 비교대상발명 2에 의하여 공지된 기술이 아니다.

다. 특허발명 청구항 5의 신규성 판단

(1) 특허발명 청구항 5(이하 ‘청구항 5 발명’이라 한다)는 청구항 4의 구성요소를 모두 갖추면서, 그에 덧붙여 그 중 영구자석조립체(128, 130)가 허브조립체(20) 관통공의 양측 베어링(126) 사이의 공간에 삽탈자재로 설치되며, 휠액슬(12)과 영구자석(128) 사이에 영구자석을 충격으로부터 보호하는 완충기(130)를 포함하는 것으로 한정한 종속항이다. 위 두 가지 부가적 구성요소는 앞에서 본 청구항 1 발명의 두 가지 특징적 구성요소와 동일하다.

(2) 그러나 위 부가적 구성요소 중 하나인 완충기(130)에 대응되는 구성이 비교대상발명 2에 없음은 앞에서 본 바와 같다.

따라서, 청구항 5 발명도 비교대상발명 2에 의하여 공지된 기술이 아니다.

4. 확인대상발명이 비교대상발명들에 근거한 자유실시기술인지 여부

가. 목적 대비

확인대상발명과 비교대상발명들은 인라인 스케이트 또는 킥보드용 발광 휠에 관한 것으로, 발광 휠에 장착된 발전기의 구조를 개량하거나 회로판과 발광다이오드의 결합구조를 개량하여 발광 휠의 내구성과 실용성을 향상시킴을 목적으로 한다.

따라서, 이들 발명은 기술분야와 목적이 서로 동일하다.

나. 구성 대비

(1) 확인대상발명의 구성요소 분석

확인대상발명의 특징적인 요소는 베어링(220)과 부쉬(214)를 제거하여 영구자석조립체(230)를 허브부재(250)로부터 쉽게 삽탈할 수 있는 구성 과 휠액슬(210)에 관통됨과 동시에 링형 영구자석(232)을 밀착 고정시키는 자석허브(234) 에 있다. 확인대상발명의 나머지 구성요소들(강철 재질의 휠액슬, 2개의 베어링, 영구자석조립체, 전기자코일조립체, 허브부재 등)은 모두 비교대상발명들에 의해 공지된 기술이다(당사자 사이에 다툼이 없음).

한편, 확인대상발명의 영구자석(232)은 상대적으로 충격에 약한 희토류계 자석이고, 자석허브(234)는 PC(Polycarbonate), PBT(Polybutylene Terephthalate), PP(Polypropyl-

ene) 등의 PVC계 재질로 되어 있다. 따라서, 강철 재질의 휠액슬(210)보다 탄성이 상대적으로 큰 PVC계 재질로 된 자석허브(234)의 두꺼운 중간부분은 그 재질이 갖는 특성상 충격에 약한 희토류계 영구자석(232)을 어느 정도 충격으로부터 보호하는 ‘ 완충기능 ’을 하고 있다고 판단된다.

아래에서는 확인대상발명의 특징적인 구성요소를 비교대상발명들과 대비하여 본다.

(2) 확인대상발명과 비교대상발명 1의 구성요소 대비

(가) 비교대상발명 1의 도2에 의하면, 링형 자석(26)의 외경이 휘일베어링(18)이 설치된 관통공의 내경보다 크게 되어 있으므로, 휘일베어링(18)이 제거되더라도 링형 자석(26)이 발전기하우징(48)으로부터 쉽게 분리되지 않는다. 또한 비교대상발명 1에는 확인대상발명의 삽탈자재 구성을 위한 기술이 시사되거나 암시되어 있지도 않다.

따라서, 확인대상발명의 구성요소 1은 비교대상발명 1에 비해 기술의 특이성과 구성의 곤란성이 인정된다.

(나) 비교대상발명 1의 자석허브(42)는 그 양쪽 단부가 베어링(18)과 휠프레임 사이의 거리를 유지하는 외측 스페이서로서 기능하고, 두께가 얇은 양쪽 가장자리 부분은 휠액슬(27)과 베어링(18)을 지지하는 기능을 하며 안쪽 단턱부는 두 베어링(18)의 안쪽 간격을 유지시키는 내측 스페이서로서 기능하고 있다. 자석허브(42)가 이러한 기능들을 하기 위하여는 고정너트(29)로 양쪽에서 강하게 죄는 수평외압, 주행 중에 지면으로부터 가해지는 수직외압 등을 견딜 수 있도록, 그 자체로 수축이나 변형이 되지 않을 정도의 상당한 강도를 갖는 재질로 구성되어야 한다. 또한 비교대상발명 1은 전자기 전류유도발전기의 자석(26)으로 희토류계 자석이 아닌 상대적으로 충격에 강한 세라믹계 자석을 사용하고 있다(갑 제5호증 컬럼3, 9∽11줄).

위와 같은 사정들을 고려하면, 비교대상발명 1의 자석허브(42)는 자석에 가해지는 충격을 완화하기 위하여 채택된 구성은 아니라고 판단된다. 따라서, 확인대상발명의 자석허브(234)는 비교대상발명 1의 자석허브(42)에 비해 ‘완충기능’이 부가되어 있어 구성의 곤란성이 인정된다.

(3) 확인대상발명과 비교대상발명 2의 구성요소 대비

(가) 비교대상발명 2의 도4에 의하면, 자석(22)의 외경이 베어링(24)이 설치된 관통공의 내경보다 작게 되어 있으므로 (확인대상발명과 같이) 베어링(220)과 부쉬(214)를 제거하면 영구자석(232)을 휠부재(250)로부터 쉽게 삽탈할 수 있다.

따라서, 확인대상발명과 비교대상발명 2는 삽탈자재 구성에 있어서 서로 동일하다.

(나) 비교대상발명 2에는 확인대상발명의 자석허브(234)에 대응되는 구성이 없다. 이에 대하여 원고는, 비교대상발명 2의 절연링(23)이 축(11)과 자석(22) 사이에 배치되어 자석을 충격으로부터 보호하는 기능을 하므로, 확인대상발명의 자석허브(234)와 형상이 다소 다르더라도 그 차이는 단순한 설계변경 사항에 불과하다고 주장한다.

그러나 앞의 3. 나. (3)항에서 본 바와 같이 비교대상발명 2의 절연링(23)이 베어링 스페이서로서의 간격유지 역할을 할 뿐, 그 밖에 충격을 흡수하는 완충기능은 없으므로, 이를 단순한 설계변경 사항이라고 단정할 수는 없다.

따라서, 원고의 위 주장은 이유 없다.

(4) 확인대상발명과 비교대상발명 1, 2의 결합 구성의 대비

원고는 비교대상발명 2의 절연링(23)을 비교대상발명 1의 자석허브(42)로 치환하여 확인대상발명의 자석허브(234)를 쉽게 발명할 수 있다고 주장한다.

그러나 비교대상발명 1의 자석허브(42)는 확인대상발명의 자석허브(234)와는 달리 영구자석에 가해지는 충격을 완화할 의도로 채택된 것이 아님은 앞에서 본 바와 같다[4. 나. (2) (나)항].

따라서, 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그러한 충격 완화기능에 대한 아무런 동기나 인식이 없는 상태에서, 비교대상발명 2의 절연링(23)을 비교대상발명 1의 자석허브(42)로 단순 치환함으로써 확인대상발명의 완충기능이 있는 자석허브(234)를 쉽게 발명할 수는 없다고 판단된다.

원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 작용효과 대비

확인대상발명은 상대적으로 충격에 약하지만 자성(보자력)이 더 강한 희토류계 자석을 자석허브에 설치함으로써 영구자석의 내구성과 안정성을 향상시킬 수 있는 효과가 있다. 그러나 비교대상발명들은 희토류계 영구자석을 사용한다거나 이를 채택하더라도 외부충격으로부터 보호하기 위한 완충수단의 구비를 시사하고 있지 않다.

따라서, 확인대상발명은 비교대상발명들로부터 예상되는 이상의 상승효과를 갖는다.

라. 대비 결과 요약 및 소결론

그렇다면, 확인대상발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명들 또는 그 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 없다고 판단되므로, 자유실시기술에 해당되지 않는다.

5. 확인대상발명이 청구항 1, 5 발명의 권리범위에 속하는지 여부

가. 청구항 1, 5 발명의 특징적인 요소를 제외한 나머지 구성요소들의 대비

앞에서 본 청구항 1, 5 발명의 두 가지 특징적인 구성요소들(삽탈자재, 완충기)을 제외한 나머지 구성요소들과 확인대상발명의 각각 대응되는 구성요소들 및 그 결합방법은 아래 표에서 보는 바와 같이 실질적으로 동일하다.

다만, 청구항 1 발명은 휠발전기에 대한 구성을 특정하고 있는 반면에, 확인대상발명은 발광 휠에 대한 구성을 특정하고 있는 차이는 있다. 그런데, 휠발전기는 발광 휠의 내부에 장착되는 구성품이고, 확인대상발명도 휠발전기의 구성을 중심으로 발광 휠의 결합관계를 특정하고 있다. 따라서 위 차이는 단순한 표현방법의 차이에 불과하다.

또한, 청구항 5 발명의 청구범위 기재에 의하면 발광소자거치겸회로판(15)은 ‘휠의 주행 중 회전시에 적어도 2개 이상의 발광소자의 빛이 서로 겹치지 않고 분리될 수 있도록 각각 소정 간격으로 이격되어 형성된 복수 개의 홀(hole)을 구비하는 것’으로 한정되어 있으나, 확인대상발명에는 그와 같이 한정되어 있지 않은 차이가 있다. 그러나, 확인대상발명의 도면 2에 발광소자거치겸회로판(270)의 발광다이오드(260)가 소정 간격으로 이격되어 설치되어 있는 구성이 나와 있으므로, 확인대상발명의 발광소자거치겸회로판(270)은 청구항 5 발명의 발광소자거치겸회로판(15)과 실질적으로 동일하다.

나. 영구자석조립체가 삽탈자재로 설치되는 구성의 대비

앞의 4. 나. (1)항에서 본 바와 같이, 확인대상발명도 베어링(220)과 부쉬(214)를 제거하여 영구자석조립체(230)를 허브부재(250)로부터 쉽게 삽탈할 수 있는 구성을 특징으로 하고 있다.

따라서, 청구항 1, 5 발명과 확인대상발명은 삽탈자재 구성에 있어서 서로 동일하다.

다. 확인대상발명의 ‘자석허브’와 청구항 1, 5 발명의 ‘완충기’의 권리범위 대비

(1) 확인대상발명의 자석허브(234)와 청구항 1, 5 발명의 완충기(130)의 구성대비

특허발명의 완충기(130)는 휠액슬(122)과 영구자석(128) 사이에 설치되고 영구자석(128)과 함께 영구자석조립체(128, 130)를 구성하면서, 영구자석(128)을 충격으로부터 보호하는 역할을 한다(갑 제2호증의 2, 5쪽 33∽34줄). 한편, 확인대상발명에는 완충기(130)와 직접적으로 대응되는 명칭을 갖는 구성요소는 없다.

그런데 확인대상발명의 설명서에 의하면, ‘자석허브’(234)가 휠액슬(210)에 관통되어 영구자석(232) 사이에 설치되고, 영구자석(232)과 함께 영구자석조립체(230)를 구성하므로 청구항 1, 5 발명의 완충기(130)와 설치 위치 및 결합방법, 작용효과 등이 유사하다고 볼 여지가 있다.

따라서, 아래에서는 확인대상발명의 자석허브(234)가 청구항 1, 5 발명의 완충기(130)의 균등물로서 그 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 살펴본다.

(2) 특허발명의 청구범위 해석과 권리범위에 관한 판단 기준

특허발명의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다.

그러나 청구범위에 포함되는 것으로 문언상 해석되는 것 중 일부가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이, 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다( 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결 ).

(3) 청구항 1, 5 발명의 완충기의 권리범위 한정 해석

(가) 청구항 1, 5 발명의 상세한 설명에 의하면, 완충기(130)를 구성요소로 채택하게 된 경위, 완충기의 구성, 결합방법 및 작용효과에 대하여 아래와 같이 나와 있다.

① 선행기술로서 미국특허 5,580,093(비교대상발명 1임)의 경우에서처럼 인라인 롤러스케이트 휠에 발광메카니즘을 장착한 예가 있으나…(기재 생략)…주행 중의 충격으로부터 영구자석의 손상보호장치가 없어 자력은 강하나 충격에 약한 화학주기율표상의 란탄족의 네오디미움 또는 사라미움과 같은 희토류계 영구자석을 사용시 쉽게 파손되어, 이를 사용하지 못하고 상대적으로 내충격성이 강한 페라이트계 영구자석만을 사용하게 되어 발전기의 효율이 떨어짐은 물론 발전기의 크기가 커지고 무거워지는 결점이 있고…(이하 생략)

② 특허발명이 이루고자 하는 또 다른 기술적 과제는 휠발전기를 구성하는 영구자석조립체의 충격에 약한 영구자석에 가해지는 충격을 흡수하는 구조를 채용하여 전체적인 구조를 초소형화하며…(기재 생략)…을 구비하여, 기구적인 내구성, 안정성, 운동성, 상업적인 경제성 및 생산성이 향상된 개량된 소형 휠발전기를 구비한 발광휠을 제공하는 데 있다.

③ 영구자석조립체는 영구자석(128)과 영구자석이 포위조립되는 완충기(130)를 구비한다. 완충기(130)는 휠액슬(122)과 영구자석(128) 사이에 설치되어 영구자석을 충격으로부터 보호한다. 본 실시예에서 완충기(130)는 휠액슬(122) 상에 끼워져 양측 베어링을 이격시키는 베어링스페이서(134) 상에 설치된다. 바람직하기로는 이 완충기(130)에는 영구자석에 미치는 충격을 흡수하기 위하여 표면에 완충날개들(132)이 형성되어 있다.

④ 영구자석조립체는 탄력성이 양호한 재질로 이루어진 완충날개들(132) 을 원주상에 구비한 완충기(130)와 완충기(130)의 주위를 둘러싸게 끼워지며 원주상으로 상이한 자극이 교번 배치된 구조를 갖는 영구자석(128)을 포함하며, 완충기(130)는 영구자석이 완충기상에서 이탈되지 않도록 이탈방지턱(133)이 형성되어 있다. 이 경우 도면에 도시한 바와 같이 완충날개들과 영구자석의 사이에 외부충격으로부터 완충작용을 확실하게 하기 위한 완충공간(131)을 두어 완충작용을 하도록 한다. 이로써 완충날개들(132)에 의해 영구자석(128)에 가해지는 충격이 흡수되어 영구자석의 손상을 방지할 수 있으므로 페라이트계 영구자석은 물론 자력은 강하나 충격에 약한 화학주기율표상의 란탄족의 희토류계 영구자석도 이용할 수 있어서…(이하 생략)

위 기재내용들에 의하면, 종래의 발광 휠 기술(비교대상발명 1)에서는 영구자석을 충격으로부터 보호하는 별도의 손상보호장치가 없었으나, 특허발명은 영구자석에 가해지는 충격을 흡수하는 구조를 채용함으로써 그러한 기술적 과제를 해결하였음을 강조하면서 충격흡수 구조로 완충날개(132)가 형성되어 완충공간(131)이 확보된 완충기(130) 를 설명하고 있다. 그러나 그 완충날개를 포함하는 완충기의 구체적인 구성은 (청구항 1, 5가 아니라) 청구항 2의 권리범위로 기재되어 있다.

반면에, 청구항 1, 5 발명의 청구범위에 기재된 완충기(130)는 청구항 2의 완충기처럼 완충날개(132)가 형성되고 완충공간(131)이 확보된 구성으로 한정하고 있지 않을 뿐만 아니라, 그 밖에 영구자석을 충격에서 보호하기 위한 구체적인 구조나 장치에 관하여 전혀 특정하고 있지 않다.

(나) 한편, 특허발명이 선행기술로 인용한 비교대상발명 1의 상세한 설명과 도면에 의하면, 비교대상발명 1의 자석허브(42)는 휠액슬(27)에 관통되어 영구자석(26) 사이에 설치되고 영구자석(27)과 함께 휠허브조립체(14)를 구성한다. 또한 자석허브(42)는 CPVC(Chlorinated Poly Vinyl Chloride) 재질로 함이 바람직하다고 되어 있다(갑제5호증 컬럼3, 40∽42줄).

나아가, 확인대상발명의 자석허브(234)는 PC(Polycarbonate), PBT(Polybutylene Terephthalate), PP(Polypropylene) 등의 PVC계 재질로 되어 있다{위 4. 나. (1)항 참조}. 위 PC, PBT, PP 소재들의 탄성계수는 각각 평균적으로 약 1.9GPa, 2.3GPa, 2.5GPa 정도이므로(을 제8, 9, 10호증) 휠액슬(210)의 소재인 강철보다 훨씬 큰 탄성을 가진다.

그런데 비교대상발명 1의 자석허브(42)의 소재인 CPVC도 넓은 의미의 PVC계 재질에 속하므로(을 제5호증 중의 12.9 MISCELLANEOUS PRODUCTS 내용 참조), 그 CPVC 소재의 탄성계수도 PC, PBT, PP 소재의 탄성계수들의 범위와 유사할 것으로 추단된다.

(다) 그렇다면, ① 종래기술인 비교대상발명 1에서 영구자석을 보호하는 손상보호장치가 없어 충격에 약하다는 기술적 과제를 해결하기 위하여 청구항 1, 5 발명의 완충기 구성이 제시된 점, ② 청구항 1, 5 발명의 청구범위에 완충기가 단순히 기능적 표현으로만 기재되어 있을 뿐이고 그 상세한 설명과 도면에는 (청구항 2의 완충기의 구조 이외에는) 구체적인 완충장치(내지 충격흡수구조)에 대하여 아무런 설명이 없는 점, ③ 청구항 1, 5 발명에서 충격완화를 위해 ‘특별한 재질’로 제조되는 완충기를 채용하는 취지라면 그 재질이 상세히 설명되었어야 함에도, 충격완화를 위한 재질에 대해 시사하거나 암시하는 내용이 전혀 없는 점, ④ 비교대상발명 1의 자석허브의 재질인 CPVC도 휠액슬보다 훨씬 큰 탄성력을 가지는 점, ⑤ 청구항 2는 완충기의 한 실시례로서 완충날개가 형성되고 완충공간이 있는 별도의 장치구조를 특정하고 있는 점 등을 종합적으로 고려하면, 청구항 1, 5 발명의 완충기의 권리범위는 적어도 완충날개나 또는 그와 대등하거나 유사한 완충기능을 갖는 별도의 장치적 구조물로 한정되고, 단순히 ‘자석허브의 재질 자체가 갖는 휠액슬과의 상대적 탄성력 차이’를 이용하여 영구자석을 충격으로부터 보호하는 기능은 그 권리범위에 속하지 않는다고 제한 해석함이 상당하다 (그렇게 한정해석하지 않으면, ‘완충기’는 아무런 구체적 구성요소가 없는 단순한 기능적 구성에 불과하여 권리범위를 특정할 수 없게 되어 결국 무효로 될 수 밖에 없다).

그러므로, 확인대상발명의 ‘재질이 완충기능을 갖는 자석허브’(234)는 청구항 1, 5 발명의 완충기(130)의 권리범위에 속한다고 볼 수는 없다.

(4) 피고들의 항쟁에 대한 판단

이에 대하여 피고들은, 확인대상발명의 자석허브(234) 소재가 강철 소재의 휠액슬(210)에 비해 상대적으로 훨씬 큰 탄성계수를 갖는다는 점을 이유로, 자석허브(234)가 영구자석을 충격으로부터 보호하는 완충기(130)의 균등물이라고 주장한다.

그러나, 청구항 1, 5 발명의 청구범위 중 완충기에 관한 기능적 기재를 문언적으로만 넓게 해석한다면, 휠액슬의 재질(강철)이 가지는 탄성계수보다 상대적으로 큰 재질로 된 자석허브 내지 그 균등물은 어떠한 재질이라도 모두 청구항 1, 5 발명의 완충기에 포함된다고 해석될 여지가 있다. 특허발명의 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 참작하면, 그와 같이 광범위한 청구범위 해석은 부당하여 허용될 수 없다고 판단된다.

따라서, 피고들의 위 주장은 이유 없다.

6. 결론

그렇다면, 확인대상발명은 청구항 1, 5 발명의 권리범위에 속하지 아니하므로, 이와 결론을 달리한 심결은 위법하다.

따라서, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

[별지 생략]

판사 문용호(재판장) 서영철 윤태식

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관련문헌