2. 소송비용은 피고들이 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

가. 원고는 미합중국(이하 '미국'이라 한다)의 법인이고, 미국에 등록된 무선인터넷 기술 관련 다수의 특허권을 보유하고 있다.

나. 원고는 2010. 7.경 □□전자 주식회사(이하 '□□전자'라 한다), △△전자 주식회사(이하 '△△전자'라 한다)를 포함한 전 세계 스마트폰 제조업체 및 소프트웨어 개발업체들(이하 '이 사건 업체들'이라 한다)이 원고의 스마트폰 무선 이메일 전송기술 관련 미국 특허권(특허번호 US 54*****, 56*****, 56*****, 63*****, 60*****, 58*****, 54*****, 54*****, 이하 '이 사건 특허'라 한다)을 침해하였음을 이유로 미국 동부법원에 이 사건 업체들을 상대로 특허침해의 금지 및 손해배상 등을 청구하는 소를 제기하였다(이하 '이 사건 특허침해소송'이라 한다).

"다. 원고와 이 사건 업체들은 2012. 5. 이 사건 특허침해소송의 종료 및 이 사건 업체들에 대한 특허실시권의 허여를 주된 내용으로 하는 특허권 라이선스 및 화해계약(이하이 사건 화해계약'이라 한다)을 체결하였는데, 위 화해계약에 의하면 원고는 이 사건 업체들에게 원고가 보유한 이 사건 특허를 사용할 수 있도록 허여하고 그 대가로 □□전자는 미화 750만불(원화 8,593,500,000원 상당), △△전자는 미화 480만불(원화 5,392,080,000원 상당)을 각각 원고에게 지급하기로 하였다.",라. □□전자는 2012. 7. 13., △△전자는 2012. 7. 10. 각각 원고에게 이 사건 화해계약에 따라 지급하기로 한 사용료 합계 미화 1,230만불(이하 '이 사건 사용료'라 한다)을 지급하면서 15%의 제한세율을 적용하여, □□전자는 미화 1,125,000불(원화 1,289,025,000원 상당)을, △△전자는 미화 720,000불(원화 808,812,000원 상당)을 각각 법인세로 원천징수하여 관할세무서에 납부하였다.

마. 원고는 2015. 1. 23. 이 사건 사용료가 국내에 등록되지 않은 특허에 대한 소득이므로 원고의 국내원천소득에 해당하지 않는다고 주장하면서 피고들에게 이 사건 사용료에 관하여 원천징수된 법인세 전액을 경정‧환급해 달라는 내용의 경정청구를 하였고, 이에 피고 BBB세무서장은 2015. 5. 20., 피고 AAA세무서장은 2015. 5. 21., 각각 원고에게 이 사건 사용료가 국내원천소득에 해당된다는 이유로 경정청구를 거부하는 뜻을 통지하였다(이하 합하여 '이 사건 처분'이라 한다).

바. 원고는 이 사건 처분에 불복하여 2015. 8. 11. 조세심판원에 심판청구를 하였으나, 조세심판원은 2015. 12. 23. 심판청구를 기각하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증(해당 가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 각 처분의 적법 여부

가. 피고들의 주장

대한민국과 미합중국간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약(이하 '한미조세협약'이라 한다) 제6조 제3항, 제14조 제4항은 사용료소득의 원천 결정 기준에 관하여 사용지주의를 채택하고 있으나, 국내에 등록되지 않은 국외 등록 특허권의 '사용'에 대하여 명시적인 정의 규정을 두고 있지 아니하므로, 한미조세협약 제2조 제2항에 따라 대한민국의 법인세법에 따라 '사용'의 의미를 해석하여야 한다. 한편, 2008. 12. 26. 법인세법이 개정되면서 같은 법 제93조 제9호1) 단서 후문(이하 '쟁점 조항'이라 한다)에 '특허권 등 권리 행사에 등록이 필요한 권리가 국외에서 등록되었고 국내에서 제조판매 등에 사용된 경우에는 국내 등록 여부에 관계없이 국내에서 사용된 것으로 본다'는 내용을 신설하였는데, 국내에 등록되지 않은 국외 등록 특허권을 국내에서 제조판매 등에 사용한 경우는 국외 등록 특허권의 실시에 해당하지 아니하지만 이러한 경우를 국내에 등록되지 않은 국외 등록 특허권의 '사용' 개념에 포섭되도록 하기 위하여 법인세법에 위 규정을 둔 것이므로 특허법상 속지주의 개념을 더 이상 조세 사건에 그대로 적용할 수 없다. 따라서 한미조세협약 제2조 제2항의 규정 내용과 신설된 쟁점 조항의 내용을 종합하여 볼 때, 미국법인인 원고가 보유한 국내에 등록되지 않은 국외 등록 특허권을 국내에서 제조판매 등에 사용하는 경우 그 사용료소득은 국내원천소득에 해당한다.

나. 관계 법령

별지 기재와 같다.

다. 판단

1) 구 법인세법(2015. 12. 15. 법률 제12555호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 법인세법'이라 한다) 제2조 제1항 제2호 등은 외국법인에 대하여는 국내원천소득이 있는 경우에만 법인세 납세의무가 있는 것으로 규정하고, 제2조 제5항, 제98조 제1항은 외국법인에 대하여 제93조 제9호 등의 일정한 국내원천소득의 금액을 지급하는 자는 해당 법인세를 원천징수할 의무가 있다고 규정하고 있다.

그런데 구 법인세법 제93조는 "외국법인의 국내원천소득은 다음 각 호와 같이 구분한다."고 하면서, 제8호에서 "다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 권리・자산 또는 정보(이하 이 호에서 '권리 등'이라 한다)를 국내에서 사용하거나 그 대가를 국내에서 지급하는 경우의 당해 대가 및 그 권리 등의 양도로 인하여 발생하는 소득. 다만, 소득에 관한 이중과세방지협약에서 사용지를 기준으로 하여 당해 소득의 국내원천소득 해당 여부를 규정하고 있는 경우에는 국외에서 사용된 권리 등에 대한 대가는 국내지급 여부에 불구하고 이를 국내원천소득으로 보지 아니한다. 이 경우 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권 등 권리의 행사에 등록이 필요한 권리(이하 이 호에서 '특허권 등'이라 한다)는 해당 특허권 등이 국외에서 등록되었고 국내에서 제조・판매 등에 사용된 경우에는 국내등록 여부에 관계없이 국내에서 사용된 것으로 본다."고 규정하고 있다.

한편 한미조세협약 제14조 제4항은 "본 조에서 사용되는 '사용료'라 함은 다음의 것을 의미한다."고 하면서 제a호에서 '문학・예술・과학작품의 저작권 또는 영화필름・라디오 또는 텔레비전 방송용 필름 또는 테이프의 저작권, 특허, 의장, 신안, 도면, 비밀공정 또는 비밀공식, 상표 또는 기타 이와 유사한 재산 또는 권리, 지식, 경험, 기능, 선박 또는 항공기의 사용 또는 사용권에 대한 대가로서 받는 모든 종류의 지급금'을 규정하고, 제6조는 "이 협약의 목적상 소득의 원천은 다음과 같이 취급된다."고 하면서 제3항에서 "제14조 제4항에 규정된 재산의 사용 또는 사용할 권리에 대하여 동 조항에 규정된 사용료는 어느 체약국 내의 동 재산의 사용 또는 사용할 권리에 대하여 지급되는 경우에만 동 체약국 내에 원천을 둔 소득으로 취급된다."고 규정하고 있다.

2) 살피건대, 피고들의 주장과 같이 쟁점 조항이 외국법인이 특허권 등을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에서 등록하지 아니한 경우라도 특허권 등이 국내에서 제조・판매 등에 사용된 때에는 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 보도록 정하고 있는 것은 사실이다.

그러나 국내원천 사용료 소득의 과세대상 무형자산의 범위는 구 법인세법 제93조 제9호 본문 (가)목 및 (나)목에 규정되어 있으므로 쟁점 조항은 사용료 소득 과세대상 무형자산의 범위를 확대하거나 국내 미등록 특허를 과세대상 자산으로 추가한 규정이라고 해석하기 어렵고, 설령 쟁점 조항이 사용료 소득 과세대상 무형자산의 범위를 '국내 제조・판매에 사실상 이용되는 국외 등록 특허권 내용에 포함되어 있는 제조방법, 기술, 정보 등'으로 확대한 규정이라고 하더라도, 한미조세협약 제14조 제4항 제a호에서 정한 '기타 유사한 재산 또는 권리'는 그 앞에 열거된 저작권・특허・의장・신안・상표 등의 성질에 비추어 권리자에 의한 배타적・독점적 사용 및 처분이 가능한 무형자산에 한정된다 할 것이므로, 국내 미등록 특허를 한미조세협약상 '특허와 유사한 재산 또는 권리'라고 보기 어렵다.

이처럼 쟁점 조항의 신설은 한미조세협약상 사용료 소득 과세대상 무형자산의범위에 영향을 줄 수 없거니와, 국제조세조정에 관한 법률 제28조는 "비거주자 또는 외국법인의 국내원천소득의 구분에 관하여는 소득세법 제119조 및 법인세법 제93조에도 불구하고 조세조약이 우선하여 적용된다."고 규정하고 있으므로, 국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 아니한 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조・판매 등에 사용된 경우 미국법인이 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 것인지는 여전히 한미조세협약에 따라 판단하지 아니할 수 없다.

그런데 한미조세협약 제6조 제3항, 제14조 제4항은 특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 특허물건을 독점적으로 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 전시하는 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미친다고 보아 미국법인이 국내에 특허권을 등록하여 국내에서 특허실시권을 가지는 경우에 그 특허실시권의 사용대가로 지급받는 소득만을 국내원천소득으로 정하였을 뿐이고, 한미조세협약의 해석상 특허권이 등록된 국가 외에서는 특허권의 침해가 발생할 수 없어 이를 사용하거나 사용의 대가를 지급한다는 것을 관념할 수도 없다. 따라서 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우에는 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득은 그 사용의 대가가 될 수 없으므로 이를 국내원천소득으로 볼 수 없다(대법원 2014. 11. 27. 선고 2012두18356 판결2) 등 참조).

3) 위 법리에 비추어 보건대, 이 사건 특허권은 국내에 등록되어 있지 않은 것으로 보이므로 이 사건 사용료 소득을 국내원천소득으로 볼 수 없고, 이와 다른 전제에 선 이 사건 처분은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.