1. 원심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원은 1971.10.16. 1971특허원 (출원번호 생략)로 출원된 원출원의 분할출원으로서 출원된 것인바, 당시의 구 특허법 제9조 및 같은법시행규칙 제45조 의 규정에 의하면 분할출원은 원출원의 심사계속중 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정하고 기타 발명에 대하여 신규출원을 하여야 하도록 되어 있음에도 불구하고, 심판청구인은 원출원의 항고심결통지 이전까지 원출원에 대하여 하나의 발명에 대한 출원으로 적법하게 정정한바 없으므로 이 사건 출원을 분할출원으로서 부적법하다고 판단하고 있다.

2. 이 사건 원출원 당시 시행되던 구 특허법(1963.3.5 법률 제1293호) 제9조 에 의하면 2 이상의 발명을 1출원으로 한 자가 이를 2이상의 출원으로 분할출원한 경우에는 그 분할출원은 최초에 출원한 때에 출원한 것으로 본다고 규정하고 있고, 같은법시행규칙(1970.3.23 상공부령 제314호)제45조 제1항 에 의하면 법 제9조 의 규정에 의하여 2이상의 발명을 포함한 1특허출원을 2이상의 출원으로 분할하고자 하는 자는 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정하고 기타 발명에 대하여는 신규출원을 하여야 한다고 규정하고 있다. 그런데 위에서 2이상의 발명을 1출원으로 한 경우란 2이상의 발명이 반드시 특허청구의 범위에 기재된 경우 뿐만이 아니라 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우도 포함하는 것인바, 원출원중 일부발명이 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우에는 분할출원을 위하여 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정할 필요가 없는 경우도 있을 수 있고, 이러한 경우에는 원출원을 정정함이 없이 신규출원만을 하더라도 분할출원으로서 적법하다고 보아야 할 것이다.

돌이켜 이 사건에서 심판청구인은 이 사건 출원발명은 원출원 발명의 상세한 설명에 기재된 것으로서 분할출원을 위하여 원출원을 정정할 필요가 없는 경우에 해당한다고 주장하고 있으므로(1981.1.20자 보충의견서 참조), 원심으로서는 원출원의 내용과 이 사건 출원내용을 대비하여 과연 심판청구인의 주장과 같이 이 사건 출원발명이 원출원 발명의 상세한 설명에 기재된 일부분으로서 이것을 정정하지 아니하더라도 원출원을 이 사건 출원과 별개의 하나의 발명에 대한 출원으로 볼 수 있을 것인지의 여부를 심리하여 만일 원출원의 정정이 필요없다고 인정된다면 원출원을 정정하지 아니하였다고 하여도 이 사건 분할출원을 적법한 것으로 보고 판단하였어야 할 것이다.

3. 결국 원심결이 원출원의 정정이 없다는 이유만으로 이 사건 출원이 분할출원으로서 부적법하다고 판단하였음은 심리미진과 판단유탈의 위법을 범한 것으로서 이 점에 관한 논지는 이유있으므로 원심결을 파기하여 다시 심리케 하고자 특허청 항고심판소로 환송하기로 하여 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.