상고비용은 피고가 부담한다 .

1. 상고이유 제1점에 관하여 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 " 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표 " 를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품의 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다 ( 대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결 등 참조 ) .

기록에 의하면 ' 몬테소리 ' 및 ' MONTESSORI ' 라는 단어가 유아교육 관련 업계 종사자 및 거래자는 물론 일반 수요자들 사이에서도 특정 유아교육법 이론 내지 그 이론을 적용한 학습교재 · 교구를 지칭하는 것으로 널리 인식 · 사용되고 있음을 알 수 있다 .

한편 이 사건 등록상표 " MONTESSORI " ( 등록번호 생략 ) 의 원심판시 이 사건 지정상품은 모두 유아교육이나 유아교육 교재 · 교구와 밀접한 관련이 있는 업종이다 .

이러한 사정을 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 특별히 도안화되지 아니한 영문자 " MONTESSORI " 로만 구성된 이 사건 등록상표는 이 사건 지정상품과 관련하여 자타 상품의 출처표시로서 식별력이 있다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 아니하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 ' 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표 ' 에 해당한다 .

따라서 원심이 같은 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 상표법 제6조 제1항 제7호에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다 .

2. 상고이유 제2점에 관하여

가. 상표법 제6조 제1항 제7호는 같은 조 제1항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 것은 등록을 받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용 상태를 고려하지 아니하고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 식별력이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 식별력이 없는 상표에 해당하지 아니하게 되고, 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없다. 이는 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 아니하다는 사정만으로 달리볼 것은 아니다 ( 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결 등 참조 ). 그런데 상표법 제6조 제2항에서 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 사이에서 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 제3, 5, 6호의 규정에도 불구하고 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적 · 독점적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준을 엄격하게 해석 · 적용하여야 한다. 따라서 그 상표가 어느 정도 선전 · 광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 사정만으로는 그 상표가 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다 .

고 볼 수 없고, 그 상표 자체가 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있다는 것을 증거에 의하여 알 수 있어야 하며, 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다 ( 대법원 2008. 11. 13. 선고 2006후3397, 3403, 3410, 3427 판결 등 참조 ). 한편 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 ' 기타 식별력 없는 상표 ' 에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 상표가 그 상표등록결정 또는 지정상품추가등록결정 전에 해당 지정상품에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식된 경우에 그 효과는 실제 사용자에게 귀속되는 것이므로, 그러한 상표가 해당 지정상품에 관하여 등록결정 또는 지정상품추가등록결정 당시 사용에 의한 식별력을 구비하였는지 는 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단하여야 한다. 다만 경우에 따라서는 출원인이 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수할 수도 있는데, 그러한 경우에는 출원인 이외에 실제 사용자의 상표사용실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력 구비하였는지를 판단할 수 있다 .

나. 피고 명의로 등록된 이 사건 등록상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단할 때 주식회사 한국몬테소리 ( 이하 ' 소외 회사 ' 라 한다. ) 의 이 사건 등록상표 사용실적을 고려할 수 있는지에 관하여 본다 .

원심판결 이유 및 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다. 소외 회사는 1992년경 설립된 이후 ' 한국몬테소리 ', ' 몬테소리 ', ' MONTESSORI 등의 표장이나 이러한 문자 부분이 다른 문자나 도형들과 결합되어 있는 표장을 사용하여 유아교육 관련 서적의 출판 · 판매업 및 홈스쿨교수업 등을 영위하여 왔고, 피고는 그의 가족들과 함께 소외 회사의 발행주식 전부를 보유한 채 실질적으로 소외 회사를 경영하여 왔을 뿐 소외 회사 설립 이후 자기 명의로 직접 사업을 영위하지 아니하였다. 한편 피고는 1998. 9. 28. 그의 명의로 원심판시 지정상품 1인 " 서적업 " 등을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표 " MONTESSORI " 의 등록결정을 받아 1998. 11. 2. 등록번호 ( 생략 ) 호로 등록하였을 뿐만 아니라 2009. 3. 12. 원심판시 지정상품 2, 3 등에 관하여 지정상품추 가등록결정을 받아 2009. 4. 1. 등록하였다 .

이러한 사정을 위 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표의 등록결정 또는 지정상품추가등록결정 이전에 이미 소외 회사가 이 사건 등록상표를 해당 지정상품에 상당 기간 사용하여 왔더라도, 그로 인한 효과는 실제 사용자인 소외 회사에 귀속된다 .

다만 위에서 본 바와 같은 피고와 소외 회사의 관계 등에 비추어 보면, 피고가 출원전에 이 사건 등록상표에 관한 권리를 소외 회사로부터 양수하였을 가능성을 배제할 수 없는 이상, 원심이 피고 명의로 이 사건 등록상표가 출원 · 등록되거나 지정상품이 추가등록된 경위에 관하여 심리하지도 아니한 채, 소외 회사의 이 사건 등록상표 사용실적을 사용에 의한 식별력 취득의 자료로 사용할 수 없다고 단정한 데에는 필요한 심리를 다하지 아니한 잘못이 있다 .

그러나 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 등록상표가 최초등록결정시는 물론 지정상품추가등록결정시에도 소외 회사의 사용으로 인하여 사용에 의한 식별력을 구비하였다고 볼 수 없어, 같은 취지의 원심판단은 결과적으로 정당하므로, 거기에 판결에 영향을 미친 위법은 없다 .

( 1 ) 원심판시 지정상품 1에 관하여 본다 .

기록에 의하면, 소외 회사는 ' 한국몬테소리 ', /> ' 몬테소리 ' 또는 ' MONTESSORI ' 라는 표장을 사용하여 영유아 학습교재 · 교구 등을 출판 · 제작 · 판매하면서 이 사건 등록상표의 최초등록결정일인 1998. 9. 28. 경까지 어느 정도의 광고 · 선전비를 지출하고, 상당한 매출을 올린 점을 알 수 있다. 반면 이 사건 등록상표의 최초 등록결정 당시 몬테소리 교재 · 교구 시장에서는 소외 회사 이외에 다른 업체들도 ' 몬테소리 ' 또는 ' MONTESSORI ' 라는 문자가 포함된 표장을 사용하고 있었던 점도 알 수 있다. 이러한 사정을 위에서 본 법리에 비추어 보면, 피고가 주장하는 소외 회사의 이 사건 등록상표 최초등록결정일까지 광고실적 및 매출실적 등을 모두 고려하더라도 그 것만으로는 특별히 도안화되지 아니한 영문자 " MONTESSORI " 로만 구성된 이 사건 등록상표가 최초등록결정 당시 지정상품 1에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 할 수 없다 . ( 2 ) 원심판시 지정상품 2, 3에 관하여 본다 .

기록에 의하면, 소외 회사는 이 사건 등록상표에 관한 지정상품 2, 3의 추가등록결정일 이전부터 지정상품 2, 3 등의 일부와 그 광고 등에 아래의 표장들 ( 이하 ' 실사용표 장들 ' 이라 한다. ) 을 사용하여 왔음을 알 수 있다. 베이비 몬테소리 1 HOW 몬테소리 그런데 실사용표장들의 구성 중 ' 몬테소리 ' 라는 ( 표장 1 ) ( 표장 2 ) />/> 문자부분은 영문자로 " MONTESSORI " 로 된 이 사 /> 건 등록상표와 호칭, 관념이 동일하나 외관이 상 ( 표장 3 ) ( 표장 4 ) 이하여 이 사건 등록상표와 유사할지언정 동일하 />/> 다고 볼 수는 없다. 따라서 실사용표장들의 사용 ( 표장 5 ) ( 표장 6 )

을 이 사건 등록상표의 사용으로 볼 수는 없으므 /> ) 로, 소외 회사의 실사용표장들 사용실적을 지정상 ( 표장 7 ) ( 표장 8 ) 품추가등록결정 당시 이 사건 등록상표가 사용에 /> 몬테소리 홈 리틀수학 의한 식별력을 취득하였는지의 판단자료로 사용 ( 표장 9 ) ( 표장 10 ) 할 수는 없다 .

이와 같이 기록에 나타난 소외 회사의 상표사용실적 중 한글로 된 ' 몬테소리 ' 라는 표장의 사용실적을 제외하고 보면, 소외 회사는 이 사건 등록상표에 관하여 지정상품 2, 3의 추가등록결정일 이전부터 홈스쿨용 교재 · 교구 · 서적 등의 일부 및 그 광고에 영문자 " MONTESSORI " 로 된 이 사건 등록상표를 어느 정도 사용하였음을 알 수 있으나, 이 사건 등록상표는 한글로 된 ' 몬테소리 ' 라는 표장에 부수적으로 사용된 것으로 보이고, 사용빈도 역시 한글로 된 ' 몬테소리 ' 라는 표장에 비하여 매우 낮으므로, 기록에 나타난 소외 회사의 이 사건 등록상표 사용실적만으로는 특별히 도안화되지 아니한 영문자 " MONTESSORI " 로만 구성된 이 사건 등록상표가 지정상품 2, 3의 추가등록결정 당시 지정상품 2, 3에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 할 수 없다 .

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다 .

주 심 대법관 양창수

대법관박병대

대법관김창석