［2］ 상표법 제73조 제1항 제8호 단서에서 규정하는 상표권자의 ‘상당한 주의’의 의미

［3］ 등록상표권자가 통상사용권자에게 상표사용계약의 해지의사를 통보하고, 통상사용권자의 통상사용권 포기를 원인으로 한 통상사용권 설정등록의 말소등록이 이루어진 것만으로는 등록상표권자가 상표법 제73조 제1항 제8호 단서에서 정한 상당한 주의를 하였다고 인정할 수 없다고 한 사례

［2］ 상표법 제73조 제1항 제8호 단서에서 규정하고 있는 상표권자의 ‘상당한 주의’라 함은 오인·혼동을 일으키지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고 사용실태를 실질적·정기적으로 감독하고 있었다던지 보고를 받고 있었다던지 하는 방법으로 사용권자를 실질적으로 그 지배 아래 두고 있는 것과 같은 관계가 유지되고 있다는 것이 인정되어야 할 것이다.

［3］ 등록상표권자가 통상사용권자에게 상표사용계약의 해지의사를 통보하고, 통상사용권자의 통상사용권 포기를 원인으로 한 통상사용권 설정등록의 말소등록이 이루어진 것만으로는 등록상표권자가 상표법 제73조 제1항 제8호 단서에서 정한 사유가 발생하지 않도록 상당한 주의를 하였다고 인정할 수 없다고 한 사례.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

가. 이 사건 등록상표

(1) 구성 :

(2) 출원일/등록일/등록번호 : 2001. 5. 2./2002. 5. 24./제521410호

(3) 지정상품 : 신사복, 티셔츠, 잠바, 아동복, 츄리닝(유니폼), 청바지, 스커트, 양복바지, 농구화, 혁대(이상 최초 등록된 지정상품, 상품류 구분 제25류), 가죽신, 단화, 목욕용샌달, 목욕용슬리퍼, 방한화, 비치슈즈, 샌달, 슬리퍼, 검도복, 승마바지, 교복, 롱코트, 운동용 아노락, 반바지, 반코트, 사파리, 오버코트, 원피스, 레인코드, 이브닝드레스, 자켓, 콤비, 탑코트, 투피스, 파카, 한복바지, 거들, 남방셔츠, 브레지어, 블라우스, 속내의, 속팬티, 스웨터, 수영복, 스포츠셔츠, 와이셔츠, 잠옷, 조끼, 카디건, 코르셋, 파자마, 펜티스타킹, 폴로셔츠, 풀오버, 넥타이, 목도리, 방한용귀마개, 방한용장갑, 스카프, 스타킹, 양말, 유아용직물제기저귀(이상 2004. 8. 5. 추가 등록된 지정상품, 상품류 구분 제25류)

(4) 상표권자 : 원고

나. 대상상표

(1) 구성 :

(2) 사용자와 사용상품 : 피고는 2000. 8.경부터 의류, 신발, 가방 등에 대상상표를 사용하였고, 2002. 7. 9. 대상상표에 관하여 자켓, 청바지, 잠바, 티셔츠, 조끼, 모자, 혁대, 반바지, 운동화(상품류 구분 제25류)를 지정상품으로 한 상표등록출원을 하여 2005. 3. 2. 상표등록(등록번호 : 제610046호)을 받았다.

다. 실사용상표

(1) 구성

(가) 실사용상표 1 :

(나) 실사용상표 2 : A6

(2) 사용자와 사용상품 : 밀레니엄21월드 주식회사(이하 ‘밀레니엄21월드’라고 한다)는 원고로부터 이 사건 등록상표에 대하여 사용기간 2004. 1. 30.부터 2007. 1. 31.까지, 지정상품 농구화로 한 통상사용권을 설정받았고, 2004. 2. 24. 그 설정등록을 마쳤으며, 그 무렵부터 별지 실사용상표가 부착된 제품의 사진과 같이 실사용상표 1을 운동화의 바깥 옆쪽 또는 안창과 운동화 꼬리표의 안쪽에 표시하여 사용하였으며, 실사용상표 2를 운동화의 발등쪽 또는 운동화 꼬리표의 바깥쪽에 표시하여 사용하였다.

라. 이 사건 심결의 경위

(1) 피고는 2005. 5. 17. 원고를 상대로, 밀레니엄21월드의 위와 같은 행위로 인하여 이 사건 등록상표는 대상상표에 대한 관계에서 상표법 제73조 제1항 제8호 의 규정에 해당하므로 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2005당1034호 로 심리하여 2006. 2. 27., 아래 ⑵와 같은 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

(2) 이 사건 심결 이유의 요지

(가) 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 밀레니엄21월드가 사용한 실사용상표 1, 2는 이 사건 등록상표를 변형하여 사용한 것으로 이 사건 등록상표와 유사하고, 대상상표와 대비할 경우 실사용상표 1은 “CITY SPIRIT” 부분이 “A6” 부분에 비해 아주 작게 표기되어 있어 부기적으로 보이며, 이보다 훨씬 크고 굵게 표기된 “A6” 부분이 대상상표와 동일하여, 실사용상표 1과 대상상표는 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 경우 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 유사상표이다. 또 실사용상표 2는 대상상표와 동일하다.

(나) 대상상표는 국내의 일반 수요자에게 현저하게 인식되어 있는 주지·저명한 상표이고, 실사용상표들과 대상상표의 사용상품이 신발로 동일하므로, 실사용상표들을 신발에 사용할 경우 일반 수요자와 거래자들에게 대상상표 또는 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되는 것으로 인식될 수 있어 그 상품의 품질이나 출처의 오인·혼동의 우려가 있다.

(다) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호 의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.

［증 거］ 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 원고 주장의 심결취소사유의 요지

(1) 원고는 2004. 10. 25. 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 밀레니엄21월드에게 계약위반을 이유로 상표사용계약의 해지를 통지하여 이 사건 등록상표의 사용을 중단시켰으며(실제로 밀레니엄21월드는 위 해지 통고를 받고서 이 사건 등록상표에 관한 사업을 중단하였다), 2006. 4. 5. 통상사용권 설정등록을 말소하는 등, 상표권자로서 상당한 주의를 기울였으므로, 밀레니엄21월드의 실사용상표들 사용행위는 상표법 제73조 제1항 제8호 의 취소사유에 해당되지 않는다.

(2) 통상사용권자인 밀레니엄21월드가 사용한 실사용상표 2는 “A6”와 같이 식별력이 없는 문자만으로 된 것으로 이 사건 등록상표와 유사하지 않아서 이 사건 등록상표를 유사하게 변형하여 사용한 것으로 볼 수 없고, 또 실사용상표 1은 이 사건 등록상표와 유사한 상표가 아니라 동일성 범위 내의 것이므로, 밀레니엄21월드의 실사용상표들 사용행위는 상표법 제73조 제1항 제8호 의 취소사유에 해당되지 않는다.

나. 판 단

(1) 상표법 제73조 제1항 제8호 는, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우를 상표등록의 취소사유로 규정하고 있는바, 위 규정에 따라 상표등록이 취소되기 위해서는, 첫째 전용사용권자 또는 통상사용권자가 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표(실사용상표)를 사용하여야 하고, 둘째 그 결과 혼동의 대상이 되는 상표(대상상표)를 사용하는 타인의 상품과 품질의 오인을 생기게 하거나 또는 상품출처에 관하여 대상상표와 혼동을 생기게 하여야 한다( 상표법 제73조 제1항 제8호 는 같은 항 제2호 와는 달리 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품에 등록상표를 사용한 경우라도 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한다면 상표등록을 취소할 수 있다고 규정하고 있다).

(2) 실사용상표들이 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한지 여부

통상사용권자인 밀레니엄21월드가 2004년에 실사용상표 1, 2를 운동화에 사용한 사실은 앞서 인정한 바와 같으므로, 실사용상표 1, 2가 이 사건 등록상표와 유사한지 여부에 대하여 살펴본다.

먼저, 이 사건 등록상표와 실사용상표 1의 동일·유사 여부를 살펴보면, 이 사건 등록상표는 “ ”와 같이 구성되어 있고, 실사용상표 1은 “ ”와 같이 구성되어 있는데, 실사용상표 1은 이 사건 등록상표에 비하여 “A6” 부분을 크게 확대하고 “CITY SPIRIT” 부분보다 훨씬 더 굵게 표기한 것으로서, 이 사건 등록상표와는 “A6” 부분의 크기와 굵기의 대소에서만 차이가 있을 뿐이고 나머지 부분은 동일하므로, 거래사회의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용한 경우라고 할 것이어서, 실사용상표 1은 이 사건 등록상표의 동일성의 범주 내에 속한다고 할 것이다.

다음으로, 이 사건 등록상표와 실사용상표 2의 유사 여부를 살펴보면, 실사용상표 2는 이 사건 등록상표 중 하단의 “CITY SPIRIT” 부분을 삭제하고 “A6” 부분만을 표기한 것으로서, “A6”가 비록 간단하고 흔히 있는 문자와 숫자만으로 이루어진 것이라고 하더라도, 아래 ⑶ ㈎에서 보는 바와 같이 실사용상표 2가 사용된 2004. 1.경 “A6”만으로 구성된 대상상표가 피고의 사용에 의하여 피고의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식됨으로써 식별력을 취득하였고 후에 상표등록까지 된 것으로 보아, 이 사건 등록상표는 “A6”와 “CITY SPIRIT” 부분으로 분리하여 관찰될 수 있다고 할 것이고, 그럴 경우 이 사건 등록상표와 실사용상표 2는 외관이 상이하고, 관념에 있어서 양 상표가 특별한 관념이 없거나 이 사건 등록상표가 “CITY SPIRIT” 부분에 의하여 “도시정신”으로 관념될 경우 서로 다르지만, 양 상표가 “A6”에 의하여 “에이 식스”로 호칭될 경우 서로 호칭이 동일하므로, 전체적으로 볼 때 실사용상표 2는 이 사건 등록상표와 유사하다.

(3) 대상상표와 혼동이 생기게 하는지 여부

(가) 대상상표의 알려진 정도

을 제1호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 대상상표의 상표권자인 피고는 2000. 8.경부터 10대와 20대 고객을 대상으로 하는 “A6”라는 브랜드를 사용하여 의류, 신발 등을 제조, 판매하면서, 표장을 “ ”로 하고, 지정상품을 슈우트 등 10건(상품류 구분 제25류)으로 하는 상표(출원일 2000. 7. 14., 등록번호 제522330호)를 2002. 6. 7. 등록하였으나, 실제로는 위 등록상표 중 도형 부분을 제외한 나머지 문자 부분인 “A6”를 크게 형상화하여 상품에 부착하여 사용하여 온 사실, 피고는 2000. 8.경부터 2003.경까지 롯데백화점 21개점, 현대백화점 10개점, 신세계백화점 6개점, 갤러리아백화점 5개점, 엘지백화점 2개점, 삼성물산의 유투존, 삼성플라자 분당점, 세이백화점 등 전국 주요 백화점의 본점 및 지점 등 약 49개 점포에서 “A6” 상표를 사용한 의류, 신발 등을 판매하였는데, 그 매출액이 2000년도 725,365,000원, 2001년도 11,466,881,000원, 2002년도 37,242,094,000원, 2003. 1.부터 9.까지 31,097,483,000원에 이르렀고, 피고는 위 백화점에 입점한 점포 이외에도 강원도 지역에 있는 3개 점포, 서울, 경기 및 인천 지역에 있는 20개의 점포, 충청남·북도 및 대전지역에 있는 6개의 점포, 전라남·북도 및 광주 지역에 있는 8개 점포, 경상남·북도 및 대구, 울산, 부산 지역에 있는 11개의 점포에서 “A6” 상표를 사용한 제품들을 판매해 오고 있는 사실, 피고는 “A6” 상표를 광고하기 위하여 신문, 잡지 등 각종 매체에 광고를 게재하거나 유명 연예인에게 의상 등을 협찬하였는바, 2000년부터 2003년까지 신문광고, 카탈로그광고, 옥외광고, 극장광고 등으로 사용한 금액이 2000년도 186,643,980원, 2001년도 364,674,800원, 2002년도 346,921,996원, 2003년도 526,844,455원에 이르고, 2000. 7.경부터 2003. 12.경까지 잡지광고로 사용한 금액이 2,952,563,000원에 이른 사실, 2000. 6. 12.부터 2003. 5. 28. 사이에 패션전문지인 어패럴뉴스, 한국섬유신문사 등과 일간지인 서울경제신문, 경향신문, 조선일보, 한국일보, 동아일보 등에 “A6” 상표에 대한 기사가 게재된 사실, 한국섬유신문사는 “A6” 상표를 사용하여 피고가 생산한 상품이 ‘여성캐주얼부문’에서 스포티지 캐주얼 돌풍을 불러온 주역임을 인정하여 2004. 3. 26. 피고에게 “2004년 한국패션브랜드대상”을 수여하였고, 이러한 사실은 같은 해 3. 25.자 한국섬유신문에 보도되었으며, 그 외에도 피고는 한국경제신문사 주최 ‘2000 한경소비자대상 여성의류정장부문 대상’을 수여받기도 한 사실, 피고는 2002. 7. 9. 대상상표를 상표등록출원하여 “A6” 상표가 피고의 사용에 의하여 피고의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었음이 인정되어 2005. 3. 2. 상표등록이 되었고, 서울중앙지방법원, 서울동부지방법원, 수원지방법원 성남지원 등 여러 법원에서 2003. 3.경 또는 2004. 6.경, 8.경 등을 기준으로 볼 때 “A6” 상표가 국내에서 주지하게 되었다고 인정하는 취지의 판결이 여러 차례 선고되기도 한 사실을 각 인정할 수 있다.

위 인정 사실을 종합하면, 대상상표인 “A6” 상표가 부착된 상품의 판매점 수 및 그 분포, 광고비 지출액, 매출액의 크기와 그 증가 추이 등에 비추어 볼 때, 늦어도 실사용상표 2가 사용될 무렵인 2004. 1.경에는 대상상표는 피고가 생산, 판매하는 상품임을 표시하는 상표로서 국내 일반수요자들 사이에 현저하게 인식되어 있는 상태 즉 주지성을 얻은 단계에 이르렀다고 할 수 있다.

(나) 혼동 여부

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 밀레니엄21월드가 사용한 실사용상표 2는 대상상표와 그 구성이 동일하고, 역시 밀레니엄21월드가 사용한 실사용상표 1은 이 사건 등록상표의 동일성 범주 내의 것이지만 “A6”부분을 크게 부각시켜 눈에 확 띄고 “CITY SPIRIT” 부분은 부가적인 것처럼 보여서 대상상표와 그 구성이 매우 유사하며, 실사용상표 1, 2의 사용상품과 대상상표의 사용상품이 모두 운동화로 동일하므로, 실사용상표 1, 2가 위와 같이 사용되는 경우 일반수요자들은 실사용상표 1, 2가 사용된 운동화가 대상상표의 권리자 또는 그와 특별한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되는 것으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 매우 크다고 할 것이다.

(4) 원고가 상표권자로서의 상당한 주의를 하였는지 여부{원고의 2. 가. ⑴ 주장에 대한 판단}

상표법 제73조 제1항 제8호 단서에서 규정하고 있는 상표권자의 ‘상당한 주의’라 함은 오인·혼동을 일으키지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고 사용실태를 실질적·정기적으로 감독하고 있었다던지 보고를 받고 있었다던지 하는 방법으로 사용권자를 실질적으로 그 지배 아래 두고 있는 것과 같은 관계가 유지되고 있다는 것이 인정되어야 할 것이다.

이 사건에 관하여 보건대, 갑 제3호증, 갑 제6호증의 각 기재에 의하면, 원고가 2004. 10. 25. 통상사용권자인 밀레니엄21월드에 대하여 상표사용료를 지급하지 않았음을 이유로 상표사용계약의 해지의사를 통보한 사실, 2006. 4. 5. 밀레니엄21월드의 통상사용권의 포기를 원인으로 한 통상사용권 설정등록의 말소등록이 이루어진 사실을 인정할 수 있지만, 위와 같은 사유만으로 상표권자가 상표법 제73조 제1항 제8호 본문 소정의 사유가 발생하지 않도록 상당한 주의를 하였다고 인정하기에 부족하고(원고의 계약해지 통보 후 밀레니엄21월드가 실사용상표 1, 2의 사용을 중단하였다고 하더라도 달리 볼 것은 아니다), 원고가 상당한 주의를 하였음에 부합하는 듯한 갑 제7호증의 기재는 이를 믿지 아니하며, 달리 이를 인정할 아무런 증거가 없다.

따라서 원고의 2. 가. (1) 주장은 이유 없다.

다. 소 결

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 밀레니엄21월드가 이 사건 등록상표를 변형하여 이와 동일성 범주 내에 있는 실사용상표 1 또는 이와 유사한 실사용상표 2를 사용한 것은 거래계의 일반 수요자로 하여금 대상상표와 오인·혼동을 생기게 한 경우에 해당하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호 에 따라 그 등록이 취소되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 최성준(재판장) 조영선 김제완

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