[취소결정(특)][미간행]
주식회사 디피아이(소송대리인 변리사 박영우외 1인)
특허청장
2006. 7. 14.
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
1. 심결의 경위
가. 절차의 경위
(1) 명칭을 “수성계 포비(포비, Intumescence)성 도료조성물 및 이를 이용하여 제조된 연소방지제”로 하는 이 사건 특허발명(출원일 1996. 7. 22., 우선권주장일 1996. 6. 28.)에 관하여 1998. 12. 12. 대한 페인트. 잉크 주식회사(2004. 9. 4. 원고로 상호변경되었다. 이하 변경 전 상호도 ‘원고’라고 한다) 명의로 특허권설정등록이 되었다(특허번호 제182660호).
(2) 고려화학 주식회사가 1999. 6. 30. 이에 대한 이의신청을 하였고, 원고는 2000. 1. 15. 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항과 제6항을 감축하는 내용의 정정을 하였다. 심사관 합의체는 2000. 9. 22. 원고의 위 정정청구가 정정 전 청구항의 일부 구성요소를 구체적으로 한정하여 청구범위를 감축하고 있으므로 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제77조 의 규정에 해당되는 적법한 청구로 인정된다고 한 다음, 이 사건 특허발명의 정정된 특허청구범위는 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 간행물에 게재된 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 내지 제7항의 등록을 모두 취소하는 결정을 하였다. 그런데 심사관 합의체는 위 결정 이전에 원고에게 정정된 특허청구범위가 특허받을 수 없으므로 이에 대한 의견을 제출하라는 통지를 하지 않았다.
(3) 원고는 위 취소결정에 불복하고 그 취소를 구하는 심판청구를 하였으나, 2001. 10. 31. 위 정정된 특허청구범위가 진보성이 없다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 심결( 특허심판원 2000취65호 )이 이루어졌다. 또 이 심결에 대한 취소소송에서도 2002. 12. 13. 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결(특허법원 2001허7042호) 이 내려졌다.
(4) 원고는 2003. 1. 4. 2003후90호 로 상고를 제기하였고, 대법원은 2003. 11. 13. ‘위의 취소결정에는 심사관 합의체가 원고에게 의견서 제출 기회를 부여하지 않은 채 결정을 한 강행규정 위반의 위법이 있을 뿐만 아니라, 만일 심사관 합의체가 그 정정청구가 정정의 요건을 모두 충족한 것으로 본 것이라면 정정된 청구항에 대한 특허를 취소하는 결정 대신 특허유지결정을 하였어야 함에도 그를 위반한 잘못이 있다’는 이유로 특허법원의 판결을 파기하고 특허심판원이 2001. 10. 31. 2000취65호 사건에 대하여 한 심결을 취소하는 내용의 판결을 선고하였다.
(5) 그에 따라 2004. 5. 31. 위 이의결정은 취소되었고{ 2004취(취판)4 }, 심사관 합의체는 2004. 7. 8. 원고에게 정정불인정이유 통지서를 보낸 후 2005. 3. 31. 위의 정정청구를 인정하지 아니하고 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 내지 제7항이 비교대상발명 1, 2에 비하여 진보성이 없다는 이유로 그 등록을 모두 취소하는 결정을 냈다.
(6) 원고는 2005. 4. 19. 위 취소결정에 대한 불복 심판청구를 하였으나, 특허심판원은 이를 2005취99호 로 심리하여 2005. 9. 29. 원결정과 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
나. 이 사건 특허발명
이 사건 특허발명의 특허청구범위는 별지 1 기재와 같다.
다. 이 사건 정정청구 후 발명
원고는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항, 제6항을 별지 2 기재와 같이 정정청구하였다. 그에 따라 그 종속항들인 제2항 내지 제5항, 제7항도 그 인용하는 부분에 한하여 정정청구되었다.
라. 비교대상발명들
명칭이 “발포성 난연 도료 조성물”인 비교대상발명 1과 명칭이 “팽창성 내화 코팅제(INTUMESCENT FIRE PROTECTION COATINGS)”인 비교대상발명 2는 별지 3 기재와 같다.
【증거】갑 제1 내지 4호증, 을 제1 내지 8호증, 을 제9, 10, 11호증의 각 1, 2
2. 원고 주장의 심결취소 사유의 요지
가. 주위적 주장
심사관 합의체가 엄격한 절차적 정당성이 요구되는 특허이의신청절차에서 이미 적법한 정정청구로 인정하였음에도 불구하고, 다시 5년 여가 지난 시점에서 특별한 사정변경 없이 이를 일방적으로 번복하여 부적법한 정정청구라고 하는 것은 당사자와 심사관 합의체가 수행한 절차의 법적 안정성을 부정하는 것일 뿐만 아니라 특허법의 법리를 오해한 특허청의 잘못을 권리자에게 떠넘기는 행위이다. 그러므로 심사관 합의체는 기존의 정정인정처분에 기속되어 특허유지결정을 내려야 함에도 이와 달리 정정불인정 한 것은 부당하므로 철회되어야 한다.
나. 예비적 주장
(1) 정정청구 후 제1항 발명은 아래와 같이 비교대상발명들과는 그 목적, 구성, 작용효과에서 차이가 있어서 비교대상발명들에 비하여 진보성이 있다.
(가) 정정청구 후 제1항 발명은 내화성 이외에도 내수성, 내구성, 내후성, 내약품성까지 뛰어난 도료 조성물을 제공하는 것을 목적으로 하나, 비교대상발명 1, 2는 단지 내화성을 목적으로 할뿐 내수성 등 다른 목적에 대하여는 명세서에 기재되어 있지 않다.
(나) 정정청구 후 제1항 발명의 다공성 세라믹 안료는 안료이므로 다수의 구(구)형 입자(알갱이)가 모여서 그 단립자 사이에 기공이 다수 형성되어 있는 구성성분이다. 그런데 이에 대응되는 비교대상발명 1의 섬유상 물질이 분쇄된 세라믹은 섬유상 물질이 분쇄되는 과정에서 필터구조체를 이루던 섬유 사이에 존재하였던 기공이 소실되므로 비교대상발명 1의 분쇄된 후 남은 개개 섬유에는 기공이 형성되어 있을 수 없다. 따라서 비교대상발명 1의 섬유상 물질이 분쇄된 세라믹은 다공성이 아니므로 표면적이 넓지 아니하여 도료 조성물 간의 밀착효과를 기대할 수 없기 때문에 정정청구 후 제1항 발명에 비하여 도막유지작용이 현저히 떨어진다.
(다) 정정청구 후 제1항 발명의 다공성 세라믹 안료는 다공성으로 밀도가 낮기 때문에 열을 받으면 포비층 표면으로 이동하여 세라믹층을 형성하는데, 포비층 표면에 형성된 이 세라믹층은 포비층 내부로 산소가 유입되는 것을 차단하며 포비층에서 기포가 활발하게 형성되어도 도막을 안정적으로 유지하여 팽창률을 50-100배 증대시킬 수 있다. 그 반면에, 비교대상발명 1의 섬유상 물질이 분쇄된 세라믹은 다공성이 아니어서 다른 조성성분보다 낮은 밀도를 가지지 않기 때문에 열을 받아도 표면으로 이동하지 않고 조성물 내부에 그대로 존재하면서 조성물 내부에서 기포가 계속 커지는 것을 제한하여 기포의 파열을 방지하는 기술구성이므로 팽창률이 5 내지 12배에 그치게 된다.
(라) 정정청구 후 제1항 발명의 다공성 세라믹 안료는 포비효과를 촉진하기 위하여 도료의 표면에 형성되는 반면에, 비교대상발명 1의 섬유상 물질이 분쇄된 세라믹은 포비효과를 억제하기 위하여 도료의 내부에 존재하는 것이다.
(마) 정정청구 후 제1항 발명과 비교대상발명 1의 단열(내화)효과를 총열량(Q)을 구하는 수식인
(2) 정정청구 후 제2항 내지 제5항 발명은 정정청구 후 제1항 발명의 종속항이고, 정정청구 후 제6항 발명은 정정청구 후 제1항 발명과 발명의 범주만 다를뿐 기술적 구성이 동일하며, 정정청구 후 제7항 발명 역시 정정청구 후 제6항 발명과 기술적 구성이 실질적으로 동일하다. 따라서 정정청구 후 제1항 발명의 진보성이 인정되는 이상, 정정청구 후 제2항 내지 제7항 역시 모두 진보성이 인정된다.
3. 판단
가. 정정청구의 인정 여부
(1) 정정불인정의 적법성에 관한 원고의 주장에 대한 판단
앞서 1. 가. (4)에서 살펴본 바와 같이 대법원은, 종전 이 사건 이의신청절차에서 정정청구를 처리함에 있어, 심사관 합의체가 정정된 청구항에 진보성이 없어 출원 당시 특허를 받을 수 없는 것으로 판단하였다면 정정을 받아들이지 아니하고 정정 전 청구항을 이의결정의 대상으로 삼아 그 특허성 여부를 따져보았어야 함에도 이와 달리 이 사건 정정청구가 적법하다고 하여 정정된 청구항을 이의결정의 대상으로 삼고서 정정된 청구항이 진보성이 없는 것이어서 특허등록을 취소하여야 한다는 결정을 한 것은 상호 모순되는 것이라는 절차의 하자를 지적하고, 이와 같은 절차의 하자는 법원에서 보정할 수 없는 것이라는 이유로, 심결 및 특허법원 판결을 모두 취소하여 특허청에서 이 사건 절차를 바로 잡도록 하는 내용의 판결을 선고하였다.
이에 따라 심사관 합의체는 이 사건 이의신청절차를 다시 심리한 결과, 특허권자에게 이 사건 정정청구를 받아들일 수 없다는 이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한 후, 이 사건 정정청구를 불인정하고 이 사건 특허발명의 등록을 취소하였다.
그러므로 이 사건 이의신청절차에서 심사관 합의체가 정정청구를 불인정한 것은 대법원 판결에 따른 절차의 하자를 치유하기 위한 것이고, 이는 특허법의 정정에 대한 규정에 따라 적법하게 처리된 것이므로, 여기에 어떠한 잘못이 있다고는 할 수 없다.
그 밖에 원고가 주장하는 사유만으로는 이 사건 심결을 취소할 만한 법적인 근거가 되지 아니하므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
(2) 정정청구 후 제1항 발명의 진보성 유무
(가) 목적의 대비
이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2는 화재로 인한 화염에서 구성요소 간 화학반응에 의해 도막이 팽창하여 연소방지층이 형성되고 내화성 물질에 의한 단열효과를 가지고, 위생환경이나 환경오염의 측면에서 더욱 안전한 수성계 도료 조성물을 제공하고자 하는 점에서 해결하고자 하는 기술적 과제가 실질적으로 동일하다.
다만, 정정청구 후 제1항 발명에는 위와 같은 효과 이외에도 내염수성, 냉열성 및 굴곡 특성이 뛰어난 조성물을 제공하고자 하는 점도 명세서에 기술적 과제로 기재되어 있으나, 이러한 특성들은 정정청구 후 제1항 발명에서 특별히 종래 기술의 문제점으로 인식하여 해결하고자 한 사항이 아닐뿐더러, 비교대상발명들의 명세서에 명시적으로 기재되어 있지 않다고 하더라도 비교대상발명들의 대상물품에도 기본적으로 구비하고 있어야 할 성질이나 기능이라고 할 것이다.
따라서 정정청구 후 제1항 발명은 비교대상발명들에 비하여 목적의 특이성이 있다고 할 수 없다.
(나) 구성과 작용효과의 대비
1) 비교대상발명들과 일치하는 점
정정청구 후 제1항 발명의 구성 중 유리전이온도가 -50 내지 50℃인 수성계 수지로 한정된 전색제, 탄화제, 촉매, 발포제, 착색안료, 첨가제는 각각 비교대상발명 2의 상품명이 빈나파스 EZ-36인 유리전이온도가 약 7℃인 수성계 에틸렌-비닐아세테이트 라텍스인 전색제, 비교대상발명 1의 탄화제, 기포제, 블로잉제, 착색안료, 첨가제와 대응된다. 양 발명의 대응되는 위 구성성분들은 표현만 다를뿐 기능이 서로 동일하고 각 구성성분의 조성비도 서로 중복되어 동일한 범위 내에 있으므로, 양 발명의 위 대응구성은 실질적으로 동일하다(원고는 정정청구 후 제1항 발명의 위 구성 모두 비교대상발명들에 의하여 이미 공지된 점을 인정하고 있다).
2) 비교대상발명 1과 다른 점
그런데 정정청구 후 제1항 발명은 포비층 상부에 세라믹층을 형성하여 포비층 내부로 산소가 침투하는 것을 방지하기 위하여, 다공성 세라믹 안료 또는 다공성 규소계 안료 등을 단독 또는 혼합하여 구성된 특수 단열 안료를 2-10중량% 사용하는데 반하여, 비교대상발명 1은 세라믹 섬유상 물질이 분쇄된 섬유 또는 소립자를 4-15중량%(6-20온스/갤런을 환산한 값) 사용하는 점이 서로 다르다.
을 제5호증의 기재에 변론 전체의 취지{피고가 제출한 참고자료 4(‘세라믹스 총론’이라는 제목의 서적)}를 보태어 보면, 비금속의 무기질 분말을 압축한 후 열처리를 거쳐 만들어진 요업체 즉, 세라믹에는 거의 예외 없이 기공이 생성되고, 소성 방법과 온도에 따라 기공률이 달라지는 사실, 비교대상발명 1과 같이 산화알루미늄, 이산화규소, 산화 제2철 등의 세라믹 성분을 함유하는 내화물은 통상 20% 안팎의 기공률을 가지는 사실을 각 인정할 수 있고, 한편 정정청구 후 제1항 발명의 다공성 세라믹 안료는 단순히 “기공이 많이 있는 세라믹”을 착색하여 제조한 안료의 의미에 지나지 않을뿐, 달리 세라믹의 형상, 크기, 기공률 등을 구체적으로 한정하고 있지 아니하므로, 거기에는 “일반적인 숫자의 기공을 가진 세라믹”도 포함되는 것임이 개념상 분명하다{원고는 다공성 세라믹 안료는 안료이므로 구형의 입자로 이루어진 형상을 가지므로 다공성이지만 비교대상발명 1은 섬유상 물질이 분쇄된 것이어서 기공이 소실된다고 주장하나, 안료는 일반적으로 물 및 대부분의 유기용제에 녹지 않는 분말상(분말상)의 착색제를 말하는 것인데, 비교대상발명 1에도 내화성의 섬유상 물질이 분쇄되어 2 내지 10 마이크론의 체적 직경과 2 내지 35 마이크론의 체적길이를 갖는 소립자의 형태로 존재할 수 있고, 그 경우 페인트 또는 분사용으로 매우 적합하며, 임의로 원하는 색깔의 안료를 장식 목적으로 첨가할 수 있다고 기재되어 있고, 그 밖에 섬유상 물질이 분쇄된 소립자가 분쇄과정에서 그 물성이 변화된다거나 그 속성상 소립자 자체에 전혀 기공을 가질 수 없는 것이라고 볼 아무런 근거도 없으므로(소립자 사이의 간격을 기공이라고 할 수는 없다), 원고의 위 주장은 어느 모로 보나 이유 없다}.
결국 정정청구 후 제1항 발명의 다공성 세라믹 안료는 비교대상발명 1의 섬유상 물질이 분쇄된 소립자와 별다른 차이가 없고 그 조성비도 일부 수치범위에서 중복되는 등 양 발명의 기술적 구성에 특별한 차이가 없고, 그에 따라 그 기술구성으로 인한 작용효과에서도 별다른 차이가 없을 것이 경험칙상 당연하므로, 정정청구 후 제1항 발명의 세라믹 성분이 비교대상발명 1의 섬유상 물질이 분쇄된 소립자에 비해 기술적 의의가 있다고 할 수 없다.
3) 이에 대하여 원고는 2. 나. (1) (나) 내지 (마) 기재와 같이 정정청구 후 제1항 발명은 포비층 상부에 세라믹층을 형성함으로써 포비층 내부로 산소가 침투되는 것을 차단하고 도막을 안정적으로 유지하는 등 비교대상발명 1에 비하여 현저한 작용효과가 있다고 주장한다.
그러나 양 발명의 실시예를 참고하면, 비교대상발명 1은 정정청구 후 제1항 발명과 동일하게 난연성 도료 조성물의 제조시 유동성 난연물질에 세라믹 성분이 균일하게 혼합되는 것 이외에 다른 특별한 조작이 부가되지 않는 이상, 세라믹 성분은 난연성 도료 조성물 전체에 균일하게 포함되어 있는 것이어서, 포비층 상부에 있는 세라믹 성분에 열이 가해지면 정정청구 후 제1항 발명과 동일하게 포비층 상부에 세라믹층을 형성할 것은 자명하므로, 포비층 상부에 세라믹층을 형성하는 것이 정정청구 후 제1항 발명만의 특유한 효과라고 할 수 없다.
그런데다가 일반적으로 기공의 크기가 감소함에 따라 기공률은 증가하고, 기공률에 비례하여 단열효과가 증가하는 것인데(피고가 제출한 위 참고자료 4), 정정청구 후 제1항 발명에는 기포의 팽창을 제한하는 구성이 없기 때문에 비교대상발명 1에서 인식한 기존의 기술의 문제점 즉, 기포가 매우 커서 파열하거나 폭발하는 경우가 발생하게 될 가능성이 있어서 기공의 수가 감소될 수 있는 반면, 비교대상발명 1은 기공이 파열되거나 폭발하는 것을 방지하여 유효한 내화장벽을 제공하고자 하는 기술구성으로 포비층 내부에 존재하는 세라믹 성분이 기공의 크기를 제한하므로 팽창률은 정정청구 후 제1항 발명에 비하여 감소될 수 있으나 위와 같이 단열효과에 직접적으로 영향을 미치는 기공률은 오히려 정정청구 후 제1항 발명에서보다 더 증가할 수 있는 사정이 있다.
그 밖에 정정청구 후 제1항 발명의 실험례에는 UL-94, IEEE383 등에 의한 난연성 시험결과가 기재되어 있으나(명세서의 [표1]), 비교대상발명 1과는 시험재료 등 시험조건이 달라서 내화효과를 객관적, 직접적으로 대비하여 평가할 수 없으므로, 위 시험결과만으로 앞서 살펴본 바와 같이 구성상의 유사성이 있음에도 불구하고 정정청구 후 제1항 발명의 효과가 비교대상발명 1의 효과보다 현저하게 뛰어나다는 점을 인정하기 부족하다.
따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.
(다) 대비결과의 요약
그렇다면 정정청구 후 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2에 비하여 해결하고자 하는 기술적 과제와 그 해결수단에 있어 특별한 차이가 없을 뿐만 아니라, 효과에 있어서도 비교대상발명 1, 2로부터 예측되는 정도에 지나지 않는 것이므로, 그 진보성이 부정되기에 충분하다.
(3) 정정청구 후 제2항 내지 제5항 발명의 진보성 유무
정정청구 후 제2항 내지 제5항 발명은 정정청구 후 제1항 발명의 탄화제, 촉매, 발포제 성분을 구체적으로 한정하는 종속항이나, 그 구성성분이 비교대상발명 1에 기재된 탄화제, 기포제, 블로잉제의 성분을 모두 포함하는 것이어서, 그 구성성분을 구체적으로 한정한 점에 특별한 기술적 의의가 있다고 할 수 없다.
따라서 정정청구 후 제2항 내지 제5항 발명은 모두 비교대상발명 1, 2에 의해 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 인정되지 아니한다.
(4) 정정청구 후 제6항, 제7항 발명의 진보성 유무
정정청구 후 제6항 발명은 포비성을 갖는 연소방지재에 관한 것이나, 이는 정정청구 후 제1항 발명에 기재된 수성계 포비성 연소 방지용 도료 조성물의 구성요소를 모두 포함한 채 단순히 발명의 범주만 달리한 것일뿐, 이 사건 제1항 발명과 실질적으로 동일한 기술구성이므로, 정정청구 후 제1항 발명에서와 같은 이유로 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1, 2에 의하여 용이하게 발명할 수 있다.
또 정정청구 후 제7항 발명은 정정청구 후 제6항 발명의 종속항으로서, 연소 방지재를 전기통신용 케이블에 건조 도막 두께 0.5-2.0mm로 도장한 것으로 한정하고 있으나, 내화성 도료가 통상 전기 케이블에 사용되는 것은 비교대상발명 1에 의하여 이미 공지되어 있고, 비교대상발명 2에 “케이블에 사용되는 경우, 피복 두께를 1.5mm로 한다”라고 기재되어 있는 사실(을 제10호증의 2)이 인정되는 이상, 건조 도막의 두께를 한정한 점에 특별한 기술적 의의가 있다고는 할 수 없으므로, 정정청구 후 제7항 발명 역시 비교대상발명 1, 2로부터 그 진보성이 부정되기에 충분하다.
(5) 소결
정정청구 후 제1항 내지 제7항 발명은 비교대상발명 1, 2로부터 그 진보성이 부정되는 것이어서 특허출원시 특허받을 수 없는 것이므로, 이 사건 정정청구는 구 특허법 제77조 제3항 에서 준용하는 같은 법 제136조 제3항 에 위반되어 인정될 수 없다.
나. 이 사건 특허발명의 진보성 유무
이 사건 정정청구가 부적법한 이상, 이 사건 특허발명의 진보성 유무는 정정청구 전 특허청구범위를 대상으로 하여야 하는 것이므로, 아래에서 정정청구 전 이 사건 특허발명과 비교대상발명들을 대비하여 살펴본다.
앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 정정청구는 정정 전 특허청구범위 기재 중에서, 수성계수지의 유리전이온도를 -50 내지 50℃로, 특수단열안료를 수성계 수지포비층 상부에 세라믹층을 형성하여 포비층 내부로 산소가 침투하는 것을 방지하기 위한 세라믹성분을 함유한다는 등으로 한정함으로써, 특허청구범위를 감축한 것이다.
그러므로 이 사건 정정청구 후 발명의 특허청구범위가 비교대상발명 1, 2로부터 진보성이 결여된 것인 이상, 이보다 광범위한 특허청구범위를 기재한 정정청구 전 이 사건 특허발명의 특허청구범위 또한 그 진보성이 인정되지 아니한다.
4. 결론
그렇다면 위와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하므로, 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.