[2] 특허발명과 인용발명은 모두 원적외선과 이온발생 기능이 있다고 알려진 옥석을 함유한 섬유사의 제조에 관한 것으로 그 목적에 있어서는 동일하나, 옥석 소성과정의 유무, 옥석분말의 분쇄입도 등 구성에 있어서 차이가 있고, 이러한 구성상의 차이에 따른 작용효과의 차이도 있어, 서로 동일한 발명이라고 할 수 없다고 한 사례

[2]특허발명과 인용발명은 모두 원적외선과 이온발생 기능이 있다고 알려진 옥석을 함유한 섬유사의 제조에 관한 것으로 그 목적에 있어서는 동일하나, 옥석 소성과정의 유무, 옥석분말의 분쇄입도 등 구성에 있어서 차이가 있고, 이러한 구성상의 차이에 따른 작용효과의 차이도 있어, 서로 동일한 발명이라고 할 수 없다고 한 사례.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

[인정 근거] 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증, 을 제4호증의 1 내지 3의 각 기재 및 변론의 전취지

가. 이 사건 특허발명의 요지

피고의 이 사건 특허발명(등록번호 B/C 출원한 출원번호 D를 원출원으로 하여 E 출원번호 F로 분할출원/G 등록)은 'H'에 관한 발명으로, 그 특허청구범위는 다음과 같다.

"1. 폴리머에 혼합시키기 위하여 옥석을 1,200℃의 온도에서 소성시키는 소성과정과, 상기 소성과정에 의하여 소성된 옥석을 분쇄기에 의하여 4,000∼12,500메쉬{mesh；1 인치(inch) 길이 안에 들어가는 눈금의 수}로 분쇄하는 분쇄과정과, 상기 분쇄과정에 의하여 분쇄된 1∼10중량%의 옥석분말을 혼합기에서 90∼99중량%의 폴리머에 혼합하는 혼합과정과, 상기 옥석분말이 혼합된 폴리머를 용융로에서 가열하는 용융폴리머 형성과정과, 상기 혼합과정에 의하여 옥석분말이 혼합된 용융폴리머로 원사를 만드는 압출, 방사 과정으로 이루어진 것을 특징으로 하는 옥석을 함유한 원사의 제조방법.

2.90∼99중량%의 폴리머와, 소성하여 4,000∼12,500메쉬로 분쇄한 1∼10중량%의 옥석분말을 혼합, 용융, 압출, 방사함을 특징으로 하는 옥석을 함유한 원사."

나. 인용발명의 요지

인용발명은 이 사건 특허발명의 원출원일(C) 이전인 1996. 3. 7. 출원되고, 원출원일 이후인 1997. 10. 13. 공개된 특허 제151794호의 등록특허공보(갑 제4호증)에 기재된 발명으로서, 그 특허청구범위는 "용융방사법에 의해 제조되는 필라멘트 제조방법에 있어서, 폴리아미드계 용융물 시료나 폴리에스테르계 용융물 시료 또는 이들의 2가지 혼합물로 된 용융물 시료의 방사직전 그 용융물에 대하여 연옥분말 15∼30 중량%를 무상(무상)으로 투입하여 연옥분말이 용융물 시료에 흡착되게 하고, 이를 용융방사공정을 거쳐 필라멘트의 조직 내에 함침(함침)되게 한 것을 특징으로 하는 연옥분이 함침된 필라멘트의 제조방법."이고, 그 명세서에는 "연옥분은 투각섬석－양기석 계열의 섬유가 매우 가느다란 교직섬유 현미 구조로 된 연옥을 250∼350메쉬로 분말화한 것을 사용함이 바람직하다."(갑 제4호증의 제6면 제6, 7행), "압출구 주연부에는 250∼350메쉬의 연옥분을 무상으로 살포하기 위한 산포기가 설치되어 있다."(갑 제4호증의 제8면 제5, 6행)는 내용이 기재되어 있다.

다. 이 사건 심결의 경위

원고는, 이 사건 특허발명은 실시불능 내지는 미완성 발명일 뿐만 아니라 그 출원 전에 출원된 인용발명과 동일하거나 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 기술로부터 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라는 이유로 그 등록의 무효를 구하는 심판을 청구하였던바, 특허심판원은 이 심판청구 사건을 2000당1479호로 심리하여 2001. 5. 31. 다음 라.항과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

라. 이 사건 심결 이유의 요지

(1)이 사건 특허발명은 실시불능 내지는 미완성발명에 해당하지 아니한다.

(2)이 사건 특허발명과 인용발명은 발명의 목적에서는 동일 또는 유사하나, 인용발명에는 이 사건 특허발명의 소성공정에 해당하는 공정이 없고, 양 발명은 옥석의 분쇄입도 및 혼합비율에서 차이가 있으므로, 서로 동일하지 아니하다.

(3)갑 제5, 6호증에는 이 사건 특허발명과 대비할 만한 구체적인 기술수단이 기재되어 있지 아니하므로, 이 사건 특허발명은 위 갑 제5, 6호증으로부터 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 할 수 없다.

(4)따라서 이 사건 특허발명은 구 특허법(1998. 9. 23. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제1항 내지 제3항 , 제36조 제1항 , 제42조 제3항 및 제4항 의 규정에 해당하지 아니한다.

2. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지

가.이 사건 특허발명과 인용발명은 모두 원적외선 방사, 살균, 항균작용 등의 특성을 갖는 옥(옥)을 함유한 섬유사를 제조하고자 하는 것으로 그 목적 및 효과가 동일하다.

나.이 사건 특허발명과 인용발명은 다음과 같이 그 기술적 구성도 동일하다.

(1)양 발명은 분쇄과정, 혼합과정, 용융물시료 형성과정, 압출·방사과정을 거쳐 옥(옥)을 함유한 섬유사를 제조하는 공정이 동일하고, 다만 이 사건 특허발명의 소성과정이 인용발명에는 기재되어 있지 아니하나, 이 사건 특허발명의 명세서에 소성과정에 대한 목적이나 구체적 기술수단 및 작용효과를 기재하고 있지 아니할 뿐 아니라 최종 생성된 섬유사의 작용효과에 차이가 없으므로, 이 사건 특허발명의 소성과정은 단순한 관용수단에 불과하다.

(2)인용발명에서는 옥가루 분쇄입도를 제한하고 있지 아니할 뿐만 아니라 이 사건 특허발명의 옥가루 혼합비도 인용발명의 명세서에서 다양하게 실시한 혼합비들로부터 예측가능한 것임을 시사하고 있으므로, 이 사건 특허발명의 위 분쇄입도, 혼합비는 인용발명의 단순한 수치변경에 불과하다.

다.따라서 이 사건 특허발명은 인용발명과 실질적으로 동일한 발명으로서 구 특허법 제29조 제3항 의 규정에 위배되어 등록된 것이므로 무효이다.

3. 판 단

가. 발명의 동일성 판단 기준

구 특허법 제29조 제3항 에서 규정한 발명의 동일성을 판단함에 있어서는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지관용기술의 부가·삭제·변경, 단순한 재료의 변경, 단순한 형상의 변경, 단순한 수치의 한정 등 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 동일하다고 할 것이다.

나. 이 사건 제1항 발명과 인용발명의 대비

(1)발명의 목적

이 사건 특허발명의 명세서에는 "본 발명은…… 원적외선과 이온이 많이 발생하는 옥석을 함유한 원사 및 그 제조방법에 관한 것이다. 옥석은 원적외선을 방사하여 체내의 혈액순환 작용에 도움을 주고, 항균 및 살균력을 보유하여 신체의 내·외상 치료효과는 물론, 피부미용, 노화방지 효과를 나타내며, 많은 이온을 발생시켜 체내기능을 원활하게 해 주는 것임은 주지와 같다."고 기재되어 있고(갑 제3호증의 제1면 하단으로부터 제4행 내지 제2면 제1행), 인용발명의 명세서에는 "본 발명은 ……연옥의 특성 예컨대, 인체의 질환(우울증, 현기증, 두통 등) 치료효능, 물체의 불순물 제거(중금속 제거, 냉장고 악취 제거 등) 기능, 수질개선기능, 식물생장촉진기능 등의 탁월한 효능을 인류의 유익한 생활에 광범위하게 적용할 수 있는 연옥분이 함침된 필라멘트의 제조방법에 관한 것이다."라고 기재되어 있는바(갑 제4호증의 제3면 제8행 내지 제13행), 양 발명은 모두 원적외선과 이온발생 기능이 있다고 알려진 옥석을 함유한 섬유사의 제조에 관한 것이므로, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항의 발명(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)과 인용발명은 그 목적이 동일하다.

(2) 발명의 구성

이 사건 제1항 발명은, ㉠ 옥석을 1,200℃의 온도에서 소성시키는 소성과정, ㉡ 소성과정에 의하여 소성된 옥석을 분쇄기에 의하여 4,000∼12,500메쉬로 분쇄하는 분쇄과정, ㉢ 분쇄과정에 의하여 분쇄된 1∼10중량%의 옥석분말을 혼합기에서 90∼99중량%의 폴리머에 혼합하는 혼합과정, ㉣ 옥석분말이 혼합된 폴리머를 용융로에서 가열하는 용융폴리머 형성과정, ㉤ 옥석분말이 혼합된 용융폴리머를 압출·방사하는 방사 과정으로 이루어져 있다.

인용발명은, ㉠ 옥석을 250∼350 메쉬 정도로 분말화하는 분쇄과정, ㉡ 폴리아미드계 또는 폴리에스테르계 용융폴리머에 연옥분말 15∼30 중량%를 무상(무상)으로 투입하는 용융폴리머 형성 및 혼합과정, ㉢ 옥석분말이 혼합된 용융폴리머를 방사하는 방사과정으로 이루어져 있다.

따라서 양 발명은 옥석을 분쇄하는 분쇄과정, 사(사)의 원료인 폴리머를 용융시키고 분쇄된 옥석분말을 용융폴리머에 혼합하는 용융폴리머형성 및 혼합과정, 용융폴리머를 압출·방사하는 방사공정을 거치는 점에서 그 구성이 동일하다.

그러나 ① 이 사건 제1항 발명은 옥석을 1,200℃의 온도에서 소성시키는 소성과정이 있는 데 비하여 인용발명은 소성과정이 없는 점, ② 옥석분말의 분쇄입도가 이 사건 제1항 발명은 4,000∼12,500메쉬인 데 비하여 인용발명은 250∼350메쉬인 것이 바람직하다고 기재되어 있는 점, ③ 옥석분말의 혼합비율이 이 사건 제1항 발명은 1∼10중량% 정도인 데 비하여 인용발명은 15∼30중량%인 점에서 차이가 있다.

(3) 이 사건 제1항 발명과 인용발명이 동일한지 여부

(가)먼저, 양 발명의 위와 같은 기술적 구성의 차이가 양 발명의 동일성을 인정할 수 있는 정도의 미세한 차이인지에 관하여 살펴본다.

①소성과정의 유무에 관하여 살펴보면, 이 사건 특허발명의 명세서에 소성공정의 구체적인 목적이나 작용효과에 관한 기재는 없으나, 옥석을 1,200℃ 정도의 온도로 소성하게 되면 옥석에 포함되어 있는 휘발성 유기성분 등 불순물이 제거될 뿐 아니라 옥석의 분쇄를 보다 용이하게 하는 효과가 있을 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 소성공정은 단순한 주지관용기술의 부가라고 할 수 없다.

②분쇄입도에 관하여 살펴보면, 미세한 입도범위의 옥석분말을 사용하면 미세한 섬유사를 제조할 수 있는 현저한 효과가 있다는 것은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 자명한 상식이므로(갑 제6호증에도 '옥솜의 제조과정'에 관한 기재에, "옥솜 제조시 옥분을 1000메쉬 이상으로 미세하게 분쇄해야 하는 이유는 …… 미세한 옥솜 원사가 부드럽게 가공되고, 사출이 용이하게 하기 위해서이다. 옥분의 입자가 굵으면 옥솜 원사가 사출되지 않으며, 옥솜을 굵게 만들면 솜이 부드럽지 않고 딱딱하고 쉽게 부러지게 된다."고 기재되어 있다), 이 사건 제1항 발명이 분쇄입도를 인용발명의 250∼350메쉬 정도와 달리 4,000∼12,500메쉬로 선택한 것이 단순한 수치한정이라 할 수는 없다.

그런데 원고는 인용발명이 분쇄입도를 한정하고 있는 것은 아니므로, 이 사건 제1항 발명이 4,000∼12,500메쉬로 분쇄한다고 하여 인용발명과 상이한 것이 아니라고 주장하나, 인용발명의 명세서에는 "연옥분은 투각섬석－양기석 계열의 섬유가 매우 가느다란 교직섬유 현미 구조로 된 연옥을 250∼350메쉬로 분말화 한 것을 사용함이 바람직하다."(갑 제4호증의 제6면 제6, 7행), "압출구 주연부에는 250∼350메쉬의 연옥분을 무상으로 살포하기 위한 산포기가 설치되어 있다."(갑 제4호증의 제8면 제5, 6행)는 내용만 기재되어 있을 뿐 250∼350메쉬 이외의 분쇄입도에 관하여는 기재되어 있지 아니하고, 인용발명을 분쇄입도를 한정하지 않은 것으로 본다고 하더라도 단순히 옥석분말을 분쇄한다는 상위개념의 인용발명으로부터 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 옥석분말을 4,000∼12,500메쉬로 분쇄한다는 하위개념의 이 사건 제1항 발명을 당연히 도출해낼 수는 없으므로, 원고의 주장은 이유 없다.

③혼합비율에 관하여 살펴보면, 이 사건 제1항 발명은 인용발명에 비하여 혼합비율이 낮지만, 이 사건 제1항 발명이 혼합비율을 인용발명에 비하여 낮은 수준으로 떨어뜨림에 따라 예측하지 못하는 새로운 효과가 있다고 할 수 없으므로 이는 단순한 수치한정에 불과하다고 할 것이다.

(나)따라서 이 사건 제1항 발명과 인용발명은 그 목적에 있어서는 동일하나, 옥석 소성과정의 유무, 옥석분말의 분쇄입도 등 구성에 있어서 차이가 있고, 또한 이러한 구성상의 차이에 따른 작용효과의 차이도 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 인용발명은 동일한 발명이라고 할 수 없다.

다. 이 사건 제2항 발명과 인용발명의 대비

이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항의 발명(이하 '이 사건 제2항 발명'이라 한다)은 이 사건 제1항 발명에 기재된 옥석을 함유한 섬유사의 제조방법으로 제조하여, 90∼99중량%의 폴리머에 소성되고 4,000∼12,500메쉬로 분쇄된 1∼10중량%의 옥석분말을 혼합, 용융, 압출, 방사하여 제조된 옥석을 함유한 원사에 관한 것인바, 위 나.항에서 살펴본 바와 이 사건 제1항 발명과 인용발명은 옥석 소성과정의 유무, 옥석분말의 분쇄입도 등 구성의 차이가 있어 동일한 발명이라고 할 수 없으므로, 이 사건 제2항 발명도 인용발명과 동일한 발명이라고 할 수 없다.

4. 결 론

따라서 이 사건 특허발명은 인용발명과 동일한 발명이라고 할 수 없어 구 특허법 제29조 제3항 의 규정에 위배되지 아니하므로, 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 정당하고, 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.