[2] 특허출원의 일부취하의 허용 여부(소극)

[2] 구 특허법(2000. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것)은 1개의 특허출원에 대하여 전부 취하를 예정하여 이에 관한 여러 규정을 두고 있을 뿐( 제6조 , 제11조 , 제65조 제6항 ), 특허출원의 일부취하에 대하여는 아무런 규정을 두지 않고 있는바, 출원의 일부취하를 인정하는 경우에는 아무런 시기적 제한 없이 청구항의 일부를 삭제하는 보정을 별도로 허용하는 것이 되어 보정에 대하여 엄격한 시기적 제한을 가함으로써 특허심사 절차의 신속을 도모하려는 같은 법 제47조 의 취지에 반하여 심사를 부당하게 지연하고 절차의 안정성을 해치게 되므로, 구 특허법 제47조 제1항 각 호의 기간 내에 같은 조 제3항 제1호 에 따라 특허청구범위를 감축하는 방법에 의하여 일부 청구항을 삭제하는 것은 별론으로 하고 출원의 일부취하는 특허법상 허용될 수 없는 것이다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

갑 제1, 4, 6, 8호증 및 을 제2호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

가. 이 사건 출원발명의 내용

①명칭：경계층 제어용 다층 전자기 타일

②특허출원일(우선권주장일)/출원번호：1995. 4. 25.(1992. 10. 26.)/제95-701589호

③출원인：원고

④특허청구의 범위(1998. 8. 22. 보정된 것임)

청구항 41. 임의의 표면에 대해 운동하는 전기전도성 유체의 흐름을 제어하는 장치에 있어서, 상기 유체 내에 자속선을 가지는 자장{(x, y, z, t)}을 발생시키는 자장발생수단；상기 자장발생수단에 대해 미리 정한 방향으로 지향배치되는 전류발생수단으로서, 상기 자속선을 횡절하는 전류밀도{J

(x, y, z, t)}를 상기 유체에 발생시키는 전류발생수단：및 상기 자장() 및 전류밀도(J

) 중의 적어도 하나의 상기 밀도 및 방향 중의 적어도 하나를 경시적으로 변화시킴에 의해 상기 자장() 및 상기 전류밀도(J

)가 상기 유체흐름 내에 상기 유체흐름을 제어하는 상기 표면에 수직한 0이 아닌 성분을 가지는 힘{(x, y, z, t)＝J

×}을 발생시키도록 된 제어수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 전기전도성 유체흐름 제어장치.

청구항 42. 제41항에 있어서, 상기 제어수단은 상기 표면상에서의 저항(drag)을 감소시키도록 상기 자장() 및 상기 전류밀도(J

)의 방향을 변화시키는 것을 특징으로 하는 전기전도성 유체흐름 제어장치.

청구항 43. 제42항에 있어서, 상기 표면이 양력면(lifting surface)인 것을 특징으로 하는 전기전도성 유체흐름 제어장치

청구항 44. 임의의 표면에 대해 운동하는 전기전도성 유체의 흐름제어를 결정하는 방법에 있어서, 자장 발생기에 의해 유체 내에 제공되는 자속선을 가지는 자장{(x, y, z, t)}을 결정하는 단계：상기 유체 내의 자속선을 횡절하도록 전류발생기에 의해 상기 유체 내에 제공되는 전류밀도{J

(x, y, z, t)}를 결정하는 단계；및 상기 자장 및 전류가 상기 유체 내에 상기 유체흐름을 제어하기 위한, 상기 표면에 수직한 0이 아닌 성분을 가지는 힘{(x, y, z, t)＝J

×}을 형성하도록, 상기 자장() 및 전류밀도(J

)에 제공되는 경시적인 변화 및 상기 유체의 평균유동 방향에 대해 제공되는 상기 자장() 및 전류밀도(J

)의 상대위치 및 밀도를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기전도성 유체흐름 제어를 결정하는 방법.

(이 사건 출원발명에는 제1항부터 제44항까지 모두 44개의 청구항이 있으나, 제1항 내지 제40항은 이 사건 심결에서 진보성이 있는 것으로 판단되었고 이에 관해서는 원·피고 모두 다투지 않고 있으므로 그 기재를 생략한다)

나. 원고의 거절사정불복심판청구(특허심판원 99원1215호)

(1) 거절사정

특허청은 1999. 2. 26. 이 사건 출원발명의 특허청구범위(이하 '청구항'이라 한다) 제1 내지 44항에 기재된 발명이 이 사건 출원발명 우선권 주장일 이전에 공개된 미국 특허 3,360,220호 발명(이하 '인용발명'이라 한다)에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라고 한다)가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허를 받을 수 없다는 이유로 이 사건 출원발명을 거절사정 하였고, 심사전치단계에서도 동일한 이유로 원 거절사정을 유지하였다.

(2) 심결 결과：2000. 11. 30., 심판청구를 기각함

(3) 이 사건 심결 이유의 요지

(가)이 사건 출원발명의 독립항인 청구항 중 제1항과 제20항 및 제40항은 인용발명에 대하여 진보성이 인정된다 할 것이며, 또한 상기 제1항과 제20항에 대한 종속항인 제2 내지 19항, 제21 내지 39항도 진보성이 인정된다.

(나)그러나 이 사건 출원발명의 청구항 제41 내지 44항은 인용발명의 기재내용으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것에 불과하여 구 특허법(2000. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허 받을 수 없는 것이다.

(다)따라서 특허청구범위가 둘 이상인 경우 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로(대법원 1995. 12. 26. 선고 94후203 판결 등 참조), 이 사건 출원발명의 나머지 특허청구범위를 포함한 이 사건 출원발명 전체는 특허 받을 수 없다 할 것이다.

2. 당사자의 주장

가. 원고의 심결 취소사유의 요지

(1)특허심판원은 이 사건 심결의 심결 이유에서 이 사건 출원발명의 청구항 가운데 제1 내지 40항은 진보성이 있으나 제41 내지 44항이 진보성이 없어 전체 출원이 거절되어야 한다고 판단하였는바, 이러한 심결 이유는 이 사건 출원발명의 청구항 전체가 진보성이 없어 거절되어야 한다는 원 거절사정의 거절이유와는 명백히 다른 거절이유로서 이 사건 심결은 결국 원 거절사정이 잘못된 것임을 인정한 것이다.

따라서 특허심판원으로서는 거절이유가 잘못되었음을 이유로 구 특허법 제176조에 따라 원 거절사정을 취소하고 재심사하도록 하는 결정을 하거나, 같은 법 제170조의 규정에 따라 출원인인 원고에게 이와 같은 새로운 거절이유를 통지하고 보정의 기회를 부여함으로써 원고로 하여금 진보성이 없다고 판단되는 청구항을 삭제할 것인지의 여부를 결정하도록 한 후에 보정의 결과에 따라 심결을 하였어야 함에도 불구하고, 그와 같은 보정 절차를 거치지 않고 원고의 청구를 기각하고 원 거절사정을 유지하는 내용의 심결을 하였으므로 이 사건 심결은 구 특허법 제170조의 절차를 위반한 것으로서 위법하다.

(2) 원고는 이 사건 출원발명의 청구항 중 이 사건 심결에서 진보성이 없다고 판단된 제41 내지 44항에 대하여는 그 특허를 받을 권리를 포기하고 그 출원을 취하한다는 취하서를 특허청에 제출하였는 바, 권리의 포기 및 절차의 취하는 단독행위로서 누구의 승낙이나 동의가 필요한 것은 아니며 법률에 의하여 특별히 제한을 가하지 않는 한 허용되는 것이라 할 것인데 구 특허법은 특허 받을 권리의 일부 포기나 특허출원의 일부 취하에 대하여 아무런 제한을 두고 있지 아니하므로 원고의 특허출원의 일부 취하는 유효한 것이다.

다만, 구 특허법 제47조 제1항 은 특허출원서의 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다고 하면서 거절이유의 통지를 받거나 거절사정을 받은 경우에는 보정할 수 있는 기간에 제한을 두고 있으며 같은 조 제3항 은 특허청구범위를 감축하는 경우를 특허청구범위에 관한 보정의 한 경우로서 예시하고 있으나 특허청구범위에 관하여 다항제를 택하고 있는 현행 특허제도에서는 다수의 청구항 중 일부 청구항에 대하여 출원을 취하하는 것은 위 법조 소정의 특허청구범위의 감축에 해당한다고는 할 수 없으므로 보정의 제한에 관한 위 조항은 출원의 일부 취하에는 적용될 수 없다.

또한 구 특허법 제215조 는 2 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관하여 제65조 제6항 및 제119조 제1항 등을 적용함에 있어서 청구항마다 특허가 되거나 특허권이 있는 것으로 본다고 규정하는 한편, 제65조 제6항 에서는 "출원공개 후 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 때, 특허출원의 거절사정이 확정된 때, 제74조 제3항 의 규정에 의한 취소결정이 확정된 때 및 제133조 의 규정에 의한 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 제2항의 규정에 의한 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다."고 규정하고 있으며, 제119조 제1항 은 "특허권자는 전용실시권자·질권자 또는 제39조 제1항 · 제100조 제4항 또는 제102조 제1항 의 규정에 의한 통상실시권자의 동의를 얻지 아니하면 특허권을 포기할 수 없다."고 각 규정하고 있으므로 위 조항들은 결국 여러 개의 청구항 중에 일부 항에 대한 특허출원의 포기나 취하가 언제든지 가능한 것을 전제로 한 것이다.

따라서 이 사건 출원발명은 이 사건 심결에서 진보성이 없다고 인정된 청구항 제41 내지 44항에 대한 출원이 출원인의 적법한 취하에 의하여 소급하여 소멸되었다 할 것이므로 제41 내지 44항 발명이 진보성이 없음을 이유로 한 이 사건 심결도 그 이유로 삼은 거절이유가 해소되었으므로 취소되어야 한다.

나. 판 단

(1)이 사건 심결의 이유가 거절사정의 거절이유와 다른 거절이유인지 여부

① 인정 사실

갑 제1 내지 7호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 특허청은 1998. 12. 2. 이 사건 출원발명의 청구항 제1 내지 44항은 인용발명에 의하여 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정되어 특허를 받을 수 없음을 이유로 원고에게 이에 대한 의견을 제출할 것을 통지하였고, 이에 대하여 원고가 1999. 2. 2.자로 의견서를 제출하자 이를 기초로 이 사건 출원을 재심사한 후 같은 달 26. 위 통지된 거절이유가 전혀 해소되지 못하였음을 이유로 이 사건 특허출원을 거절사정한 사실, 특허심판원은 원고가 제기한 위 거절사정에 대한 불복심판(99원1215)에서 위에서 본 바와 같이 이 사건 출원발명 중 청구항 제1 내지 40항의 발명은 인용발명에 비하여 진보성이 인정되나, 제41 내지 44항은 인용발명에 의하여 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로 진보성이 없음을 이유로 원고의 심판청구를 기각한 사실을 인정할 수 있다.

② 판 단

구 특허법 제63조 는 "심사관은 제62조 에 의하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다."고 규정하는 한편, 같은 법 제170조 제1항 및 제2항 은 거절사정에 대한 불복심판 절차에 있어서도 거절사정의 거절이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 위 제63조 의 규정을 준용하여 새로운 거절이유를 출원인에게 통지하여야 한다고 규정하고 있는바, 위 각 규정의 취지는 특허출원된 발명이 특허를 받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고 심사관이나 심판관이라 하여도 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절사정하거나 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 들어 거절사정 불복심판청구를 기각하는 것은 출원인에게 지나치게 가혹하므로 출원인에게 심사관 또는 심판관이 발견한 거절이유에 대하여 의견을 제출하거나 보정을 할 기회를 부여하되 이로 인한 심사절차의 지연을 막기 위하여 심판절차에 있어서는 심사절차에서 거절이유로 통지된 바가 없어 의견제출의 기회나 보정의 기회를 부여받지 못한 새로운 거절이유를 발견한 경우에 한하여 이를 통지하도록 한 것이라고 해석된다.

따라서 심판절차에서 거절이유를 통지하여야 하는 '거절사정의 거절이유와 다른 거절이유'라는 것은 원 거절사정의 거절이유와 조금이라도 다른 점이 있는 모든 거절이유를 일률적으로 의미하는 것이 아니라 거절사정 절차에서 신규성이나 진보성이 없다는 근거로 한 인용문헌과는 완전히 다른 문헌을 인용문헌으로 하여 신규성이나 진보성이 없다고 하는 경우나, 거절사정에서는 신규성이 없다고 하여 거절하였는데 신규성은 있으나 진보성이 없음이 발견된 경우와 같이 심판절차에서 발견된 거절이유에 대하여 심사절차에서 의견을 제출하거나 보정을 할 수 있는 기회를 전혀 부여받지 못한 경우를 의미하는 것이라고 할 것이다.

이 사건으로 돌아와 살피건대, 이 사건 심결에서 이 사건 출원발명의 청구항 제41 내지 44항이 진보성이 없다는 근거로 내세운 인용발명의 문헌과 원 거절사정의 거절이유에서 내세운 인용발명의 문헌이 동일한 발명에 관한 동일한 문헌인 이상, 심사절차에서 원고에게 의견제출 통지를 하면서 이유로 내세운 이 사건 출원발명 청구항 제1 내지 44항의 발명 전체가 인용발명에 비하여 진보성이 없다고 하는 거절이유에는 이 사건 출원발명의 청구항 제41 내지 44항이 진보성이 없어서 거절되어야 한다는 심결 이유에서의 거절 이유가 당연히 포함되는 것으로서 심사절차에서의 거절이유통지 및 의견제출의 기회에 이 사건 출원발명의 청구항 중 제41 내지 44항이 인용발명에 비하여 거절되어야 한다는 심결에서의 거절이유에 대해서도 그 통지가 이루어지고 그에 대한 의견제출이나 보정의 기회가 충분히 부여되었다 할 것이므로 이 사건 심결에서의 거절이유가 구 특허법 제170조 제2항 소정의 '거절사정의 거절이유와 다른 거절이유'라고 할 수 없다.

따라서 이 사건 심결에서의 거절이유가 거절사정의 거절이유와 다른 거절이유임을 전제로 하는 원고의 주장은 이유 없다.

이에 대하여 원고는 "이 사건 심결은 이 사건 출원발명의 청구항 제1 내지 40항에 대해서는 원 거절사정이 잘못된 것임을 인정하였음에도 불구하고 이를 파기하지 않은 잘못이 있다."라는 취지의 주장을 하므로 살피건대, 출원발명의 청구항이 둘 이상인 경우 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하는 것이고, 이 사건에서와 같이 진보성이 없다고 판단된 다수의 청구항 가운데 일부의 청구항에 대해서 심결에서 진보성이 인정되었다고 하더라도 다른 청구항에 대하여 진보성이 없다고 한 거절사정의 판단이 옳다고 판단된 이상은 일부 청구항에 대한 거절이유가 잘못되었다는 사정만으로는 거절사정을 취소할 수는 없는 법리라 할 것이므로 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

(2) 특허출원의 일부 취하의 적법 여부

① 인정 사실

갑 제8호증 및 을 제2호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 원고는 이 사건 심결 이후인 2001. 3. 31. 특허청에 이 사건 출원발명의 청구항 제41 내지 44항에 대하여 특허 받을 권리를 포기하고 이에 대한 특허출원을 취하한다는 내용의 출원취하서를 제출한 사실, 이에 대하여 특허청은 2001. 4. 21. 특허청구범위의 일부 항에 대하여 출원을 취하할 수 없다는 이유로 구 특허법시행규칙(2000. 10. 25. 산업자원부령 제114호로 개정되기 전의 것) 제11조 의 규정에 의하여 이를 반려한 사실을 인정할 수 있다.

② 판 단

살피건대, 구 특허법은 1개의 특허출원에 대하여 전부 취하를 예정하여 이에 관한 여러 규정을 두고 있을 뿐( 구 특허법 제6조 , 제11조 , 제65조 제6항 ), 특허출원의 일부 취하에 대하여는 아무런 규정을 두지 않고 있는바, 출원의 일부 취하를 인정하는 경우에는 아무런 시기적 제한 없이 청구항의 일부를 삭제하는 보정을 별도로 허용하는 것이 되어 보정에 대하여 엄격한 시기적 제한을 가함으로써 특허심사 절차의 신속을 도모하려는 구 특허법 제47조 의 취지에 반하여 심사를 부당하게 지연하고 절차의 안정성을 해치게 된다. 따라서 구 특허법 제47조 제1항 각 호의 기간 내에 같은 조 제3항 제1호 에 따라 특허청구범위를 감축하는 방법에 의하여 일부 청구항을 삭제하는 것은 별론으로 하고 출원의 일부 취하는 특허법상 허용될 수 없는 것이라고 할 것이다.

따라서 원고의 이 사건 제41 내지 44항 발명에 대한 출원의 취하는 실질적으로는 구 특허법 제47조 제3항 제1호 소정의 특허청구범위를 감축하는 방법에 의한 보정에 해당하는 것이라 할 것인바, 보정은 구 특허법 제47조 의 규정에 따라 정해진 기간내에 하여야 하는 것인데 그 정해진 보정기간을 도과하여 이 사건 출원 취하서를 제출하였음은 원고 스스로 이를 인정하고 있는 바이므로 위 출원의 일부취하는 어느 모로 보나 그 효력이 없다.

그리고 구 특허법 제215조 가 2 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관하여 제65조 제6항 및 제119조 제1항 등을 적용함에 있어서 청구항마다 특허가 되거나 특허권이 있는 것으로 본다고 규정하는 한편, 제65조 제6항 에서는 "출원 공개 후 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 때, 특허출원의 거절사정이 확정된 때, 제74조 제3항 의 규정에 의한 취소결정이 확정된 때 및 제133조 의 규정에 의한 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 제2항의 규정에 의한 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다."고 하고, 제119조 제1항 은 "특허권자는 전용실시권자·질권자 또는 제39조 제1항 , 제100조 제4항 또는 제102조 제1항 의 규정에 의한 통상실시권자의 동의를 얻지 아니하면 특허권을 포기할 수 없다."고 각 규정하고 있음은 원고가 주장하는 바와 같으나 구 특허법 제215조 는 다수의 항으로 구성된 출원발명에 대하여 출원의 일부 취하, 일부 포기 또는 일부 거절이 언제든지 가능함을 전제로 한 규정이라고 해석할 수 없고 단지 다수의 항으로 구성된 특허발명이 등록사정이 되거나 등록이 되어 청구항의 일부에 대한 무효, 취소 및 포기가 가능하게 된 후에 일부의 청구항이 심결 등에 의하여 무효·취소되거나 또는 특허권자가 이를 포기하는 경우에 나머지 청구항에 대해서는 제65조 제6항 또는 제119조 제1항 이 적용되지 않는다는 것을 명확히 한 것에 지나지 않는다고 해석하여야 할 것이다.

다. 소결론

따라서 이 사건 심결 절차에 거절사정의 거절이유와 다른 거절이유를 발견하여 이를 이유로 원 거절사정을 유지하는 심결을 하면서도 이러한 거절이유를 사전에 출원인인 원고에게 통지하지 아니한 위법이 있다고 할 수 없고 이 사건 출원발명 중 청구항 제41 내지 44항에 대한 출원의 취하는 효력이 없다 할 것인바, 이 사건 출원발명 중 위 청구항 제41 내지 44항이 인용발명으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있어 특허될 수 없는 것임은 당사자 사이에 다툼이 없고 이 사건 출원발명의 여러 청구항 중 하나의 항이라도 거절이유가 있으면 그 출원 전부가 거절되어야 하는 것이므로 이와 결론을 같이 하여 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김이수(재판장) 최정열 강기중

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관련문헌