2. 소송비용은 원고가 부담한다.

가. 원고의 이 사건 등록서비스표(갑1호증)

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2012. 9. 7./ 2015. 3. 12./ (등록번호 생략)

2) 구 성 :

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 스킨케어용 화장품 소매업(retail services in the field of cosmetic preparations for skin care), 귀금속제 액세서리 소매업(retail services in the field of accessories of precious metal), 비귀금속제 액세서리 소매업(retail services in the field of accessories not of precious metal), 가방 소매업(retail services in the field of bags), 의류 소매업(retail services in the field of clothing), 풋웨어 소매업(retail services in the field of footwear), 캡모자 소매업(retail services in the field of caps[headwear]), 모자 소매업(retail services in the field of hats), 수영모자 소매업(retail services in the field of swimming caps)

나. 피고의 선등록상표(갑3호증)

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2005. 9. 9./ 2007. 12. 14./ (등록번호 2 생략)

2) 구 성 :

3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 신사복, 아동복, 스웨터, 티셔츠, 슈우트, 와이셔츠, 스포츠셔츠, 방한용 장갑, 모자, 혁대, 원피스, 스커트, 슬랙스, 롱코트, 양복바지, 승마바지, 예복, 투피스, 자켓, 콤비, 반바지, 오버코트, 잠바, 이브닝드레스, 반코트, 사파리, 잠옷, 수영복, 수영모자, 수영팬츠, 조끼, 카디건, 블라우스, 폴로셔츠, 탱크탑, 넥타이, 양말, 코르셋, 운동용 유니폼, 에어로빅복, 스카프, 거들, 청바지, 스타킹, 속팬티

다. 이 사건 심결의 경위(갑4호증)

1) 피고는 2015. 8. 10. 특허심판원에 이 사건 등록서비스표 ‘ ’의 서비스표권자인 원고를 상대로, 「이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘스킨케어용 화장품 소매업’을 제외한 나머지 ‘귀금속제 액세서리·비귀금속제 액세서리·가방·의류· 풋웨어·캡모자·모자·수영모자 소매업’ 부분은 선출원상표 ‘ 주1) ’ 와 그 표장 및 지정서비스업이 유사하여 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’) 제8조 제1항 의 선출원주의를 위반한 것이고, 선등록상표 ‘ ’와 그 표장 및 지정서비스업 내지 지정상품이 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호 의 등록무효사유가 존재하므로, 어느 모로 보나 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 취지로 주장하면서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘귀금속제 액세서리·비귀금속제 액세서리·가방·의류·풋웨어·캡모자·모자 소매업’ 부분에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2015당4208 사건으로 심리하여, 2017. 2. 1. 「이 사건 등록서비스표 ‘ ’는 선출원상표 ‘ ’와 그 표장이 유사하지 아니하여 구 상표법 제8조 제1항 에 해당하지 않는다. 한편, 이 사건 등록서비스표 ‘ ’는 선등록상표 ‘ ’와 그 표장이 유사하고, 지정서비스업 중 ‘의류·캡모자·모자·수영모자 소매업’ 부분은 각 선등록상표의 지정상품과 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 하나, 지정서비스업 중 ‘귀금속제 액세서리·비귀금속제 액세서리·가방·풋웨어 소매업’ 부분은 각 선등록상표의 지정상품과 유사하지 아니하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하지 아니하므로 그 등록이 무효로 되어서는 아니 된다.」는 이유를 들어 피고의 위 심판청구 가운데 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘의류·캡모자·모자·수영모자 소매업’ 부분을 인용하고, 나머지 ‘귀금속제 액세서리·비귀금속제 액세서리·가방·풋웨어 소매업’ 부분 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 원고의 주장 요지

이 사건 등록서비스표 ‘ ’는 선등록상표 ‘ ’와 표장이 유사하지 아니하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하지 아니하므로, 그 등록이 무효로 될 수 없는데도, 이 사건 심결은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘의류·캡모자·모자·수영모자 소매업’ 부분에 대하여 이와 다르게 판단하였으므로 주2) 위법하다.

나. 표장의 유사 여부

1) 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다.

한편, 결합상표 중 일부 구성 부분에 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다( 대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 등 참조).

이러한 법리는 상표법 제2조 제3항 에 의하여 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다.

2) 구체적인 검토

그런데 다음과 같은 이유로 이 사건 등록서비스표는 선등록상표와 그 표장이 유사하다고 보아야 한다.

가) 먼저 이 사건 등록서비스표 ‘ ’는 그 상단에 월계관 형상의 “ ” 테두리 안에 개 형상의 “ ”가 합쳐진 도형 부분과 그 하단에 영문자 “ ” 부분이 결합된 표장인데, 전체적으로 이들을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합된 것이라고 볼 수 없다. 또한 이 사건 등록서비스표 중 영문자 “ ” 부분은 ‘분홍색’을 뜻하는 영어 단어로서 지정서비스업의 대상이 되는 상품의 색상을 나타내는 보통명칭에 불과하고, 도형 부분 중 “ ”는 월계관 모양으로 다른 도형이나 식별표지를 강조하기 위해 흔히 사용되는 장식적인 표현이라는 점에서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘의류·캡모자·모자·수영모자 소매업’과의 관계에서 그 식별력이 미약하다고 보아야 한다. 이에 비하여 이 사건 등록서비스표의 도형 부분 중 개 형상의 “ ”는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업의 성질을 직감시킨다거나 밀접한 관련이 있다고 보기 어려워 그 부분만으로 지정서비스업의 출처표시 기능을 수행하는 요부로 볼 수 있다.

나) 한편, 선등록상표 ‘ ’는 그 상단에 개 도형 “ ” 부분과 그 아래의 영문자 “ ” 부분이 결합된 표장인데, 이들은 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합된 것이라고 볼 수 없다. 또한 위 도형과 문자 부분은 모두 그 지정상품인 신사복, 혁대, 모자, 넥타이, 장갑 등의 성질을 직감시킨다거나 밀접한 관련이 있다고 보기 어려우므로, 결국 위 도형 “ ” 부분과 문자 “ ” 부분은 각각 그 부분만으로 지정상품의 출처표시 기능을 수행하는 요부가 된다고 보아야 한다.

다) 나아가 이 사건 등록서비스표의 요부인 “ ” 부분과 선등록상표의 요부인 “ ” 부분은 각 그 몸통의 두께, 꼬리의 각도 및 굵기, 뒷다리의 기울기와 발의 모양 등에서 일부 차이를 보이고 있으나, 이들은 모두 자세히 살펴보아야만 알 수 있는 미세한 차이에 불과하고, 전체적으로 유사하다고 보기에 충분하다. 즉, 양 도형 부분은 모두 개가 서 있는 모습을 측면에서 평면적으로 형상화한 것이고, 개가 다리를 뻗고 좌측 전방을 응시하면서 서 있는 전체적인 모양이나 얼굴의 생김새, 몸통의 모양, 앞·뒤 다리의 배치 관계나 모양 등이 매우 흡사하여 구별이 어려운 정도에 이르렀기 때문이다.

라) 비록 피고의 주장과 같이 이 사건 등록서비스표 및 선등록상표와 유사한 서비스업이나 상품에 대하여 개 모양의 도형 상표가 등록된 예가 많아서 그 유사범위를 좁게 보아야 한다는 입장에 서는 경우라도, 이 사건 등록서비스표와 선등록상표의 요부인 양 도형의 유사성이 다른 모든 고려요소를 압도할 정도이므로, 이 사건 등록서비스표와 선등록상표가 전체적으로 유사하지 않다고 할 이유가 된다고 보기는 어렵다.

다. 검토 결과의 정리

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 등록서비스표와 선등록상표는 그 표장이 유사하고, 원고가 자인하고 있는 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘의류·캡모자·모자·수영모자 소매업’ 부분의 경우 그 취급하는 상품들이 선등록상표의 지정상품 중 모자, 수영모자와 동일·유사하고 의류 제품과 유사하다. 따라서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘의류·캡모자·모자·수영모자 소매업’ 부분은 선등록상표와 그 표장 및 지정서비스업 내지 지정상품이 유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘의류·캡모자·모자·수영모자 소매업’ 부분은 모두 구 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하므로, 이 사건 심결 가운데 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘의류·캡모자·모자·수영모자 소매업’ 부분은 각 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 부분은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

판사 이정석(재판장) 김부한 이진희

주1) 피고는 당초 이 사건 심판단계에서 이 사건 등록서비스표가 선출원주의를 위배하였다고 주장하면서 그 근거로 2010. 10. 13. 출원되고 2012. 9. 30. 등록된 국제등록번호 (등록번호 3 생략)의 선출원상표를 증거로 제출한 바 있으나, 이 사건 소송에 이르러서는 선출원상표를 근거로 한 주장을 하지 않고 있다.

주2) 한편, 이 사건에서 원고는 이 사건 등록서비스업의 지정서비스업 중 ‘의류·캡모자·모자·수영모자 소매업’ 부분의 대상이 되는 상품과 선등록상표의 지정상품이 서로 유사하다는 점에 대하여는 다투지 않고 있으므로, 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록서비스표와 선등록상표의 각 표장이 유사하다고 볼 수 있는지 여부가 된다.

심급 사건

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