[2] 거절사정에 대한 심결취소소송에서 주지·관용의 기술과 동일하다는 주장 및 그 예시자료의 제출이 새로운 거절이유의 주장 또는 새로운 공지기술에 관한 증거제출이라고 볼 수 없다고 한 사례

[2] 거절사정에 대한 심결취소소송에서 주지·관용의 기술과 동일하다는 주장 및 그 예시자료의 제출이 새로운 거절이유의 주장 또는 새로운 공지기술에 관한 증거제출이라고 볼 수 없다고 한 사례

2. 소송비용은 승계참가인의 부담으로 한다.

다음의 사실들에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없거나, 각 성립에 다툼이 없는 을 제12호증의 1, 2, 을 제13호증의 1, 2, 을 제14호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면 이를 인정할 수 있다.

가. 특허청에서의 절차의 경위

(1) 원고(탈퇴)는 1994. 3. 22. “전자부품 제조 프레임 선처리용 방법 및 장치”에 관한 발명에 관하여 출원번호 94-5807호로 특허출원을 하였다가 1997. 11. 14. 특허청구범위를 보정하였는데(이와 같이 보정된 발명을 ‘이 건 출원발명’이라 한다), 특허청 심사관은 1997. 12. 24. 이 건 출원발명에서 주장하는 전자부품의 제조공정 전에 프레임의 표면을 예비처리하는 구성은, 유럽에서 1991. 8. 14. 공개된 유럽 특허공개공보(0 441 300)에 기재된 발명(이하 ‘인용발명 1’이라 한다)에서 제조공정 중에 프레임의 표면에 연마제를 분사하여 표면처리하는 구성과 유사하고, 미합중국에서 1987. 6. 23. 공개된 미합중국 특허공보 4,674,238에 기재된 발명(이하 ‘인용발명 2’라 한다)에서 리드프레임의 표면에 분사해서 프레임을 반송하는 구성과 유사하며, 다만 양자간에 프레임의 표면처리를 반도체 제조공정 전에 하느냐 제조공정 중에 하느냐의 차이는 있으나, 이 정도의 차이는 위 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘당업자’라 한다)가 반도체 제조공정상 반복실험을 통하여 충분히 예측 가능함은 물론이고, 이로 인한 작용효과도 특이한 점을 발견할 수 없으므로, 이 건 출원발명은 인용발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 거절사정을 하였다.

(2) 원고(탈퇴)는 이에 불북하여 위 거절사정의 취소 및 이 건 출원발명의 특허를 구하는 심판청구를 하였는데, 특허심판원은 위 심판청구를 98원756호 사건으로 심리하여 1998. 11. 28. 다음의 라.항과 같은 이유로 원고(탈퇴)의 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 건 심결’이라 한다)을 하였다.

(3) 그 후 원고(탈퇴)는 1999. 4. 9. 이 건 출원발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계참가인에게 양도하고 1999. 5. 3. 출원인 명의변경신고를 하였다.

나. 이 건 출원발명의 요지

이 건 출원발명은 리드프레임과 같은 전자부품 제조 프레임을 선처리(pretreating)하기 위한 방법 및 장치에 관한 것으로 그 특허청구의 범위 제1항(이하 ‘이 건 출원발명 제1항’이라 한다)은 “펀칭에 의해 준비되는 전자부품 제조용 프레임을 선처리하는 방법에 있어서, 전자 부품 제조를 위해 프레임을 사용하기 전에 상기 프레임의 내부 응력을 제거하기 위해 수행되고, 고속의 기류에 부유된 200㎛ 이하의 평균직경을 갖는 연마제 입자를 상기 프레임을 향해 분사하는 단계를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 방법”이고, 그 특허청구의 범위 제2항 내지 제6항은 제1항의 종속항이며 제7항은 관련 장치에 관한 발명이고 제8항 내지 제12항은 제7항의 종속항이다.

다. 위 거절사정에서 공지기술로 들고 있는 인용발명 1의 요지

인용발명 1은 유럽에서 1991. 8. 14. 공개된 유럽 특허공개공보(0 441 300)에 기재된 발명인데, 반도체 기판면의 표면처리공정에 관한 것으로서 그 구성은 평균입자크기가 0.01～3.0㎛의 미세입자를 반도체 기판면에 고속으로 분사하여 재료를 증착(deposition)하거나 식각(etching)을 하는 것이다.

라. 이 건 심결 이유의 요지

(1) 이 건 출원발명 제1항과 인용발명 1은 목적에 차이가 있어 보이나, 이 건 출원발명의 제1항은 분사노즐을 이용하여 연마제 입자를 리드프레임에 분사시키는 방법에 관한 것이고 인용발명 1은 분사노즐로 입자를 분사하는 방법 및 장치에 관한 것으로서 산업상 이용분야가 동일·유사 범주이다.

이 건 출원발명 제1항과 인용발명 1의 구성을 대비하여 보면, 이 건 출원발명 제1항에서 사용되는 연마제 입자의 크기가 200㎛ 이하로서 인용발명 1에서 사용되는 0.01～3.0㎛ 크기의 미세입자와 크기가 동일 범주에 속하며, 위 입자를 고속 기류를 이용하여 분사시키는 작용이 동일·유사 범주인 것으로 인정되나, 이 건 출원발명 제1항은 연마제를 고속 분사시켜 프레임 제작시 프레임의 내부에 발생된 응력을 완화시키는 작용을 함에 대하여, 인용발명 1의 구성에는 이러한 작용이 기재되어 있지 않은 점에서 차이가 있다.

위 차이에 대하여 살펴보면, 이 건 출원발명 제1항의 리드프레임에 내재된 내부 응력은 국부적인 외부에서의 충격 등에 의해 물질의 내부에 내재된 스트레스라 할 것이고 이러한 내부 응력은 위 리드프레임에 원하지 않는 변형을 발생시키는 원인이 될 수 있으므로, 이를 제거하기 위하여 위 리드프레임의 표면에 미세입자를 충돌시켜 위 내부 응력을 완화시킬 수 있다는 것은 인용발명 1에 구체적으로 기재되어 있지는 않으나 미세입자를 웨이퍼에 충돌시켜 얻어지는 효과 중의 하나이며, 또한 이와 같은 기술이 이 건 출원발명의 제1항의 특징적인 구성요소라 할 수 없어서, 이 건 출원발명 제1항의 핵심 구성은 고속 기류를 이용하여 연마제 입자를 분사시키는 것이라 하겠는데, 이는 인용발명 1에 기재된 분사노즐의 구성과 동일·유사하고 그에 따른 작용효과도 당업자라면 누구나 예측할 수 있는 정도의 것으로 판단된다.

따라서 이 건 출원발명 제1항은 당업자가 인용발명 1에 의하여 용이하게 안출해 낼 수 있는 것이고, 그에 따른 작용효과도 당업자가 용이하게 예측 가능한 것으로 인정된다.

(2) 이 건 출원발명 제1항과 인용발명 2를 대비하여 보면, 인용발명 2는 리드프레임 처리장치로서 각각의 연속적인 리드프레임의 전송 처리 단계에 적당하도록 개선된 가이드 공급장치에 관한 것이므로 이 건 출원발명과 인용발명 2는 산업상 이용분야는 유사하나 목적이 상이하고, 인용발명 2에는 이 건 출원발명 제1항의 구성과 대비되는 구성이 기재되어 있지 않아서, 이 건 출원발명 제1항은 인용발명 2와 기술적 구성이 상이한 것으로 인정되므로 그 대비를 생략하기로 한다.

(3) 결국 이 건 출원발명의 제1항은 당업자가 인용발명 1에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로, 특허법 제29조 제2항 의 규정을 들어 이 건 출원발명의 특허출원을 거절한 원사정은 정당하다.

2. 당사자의 주장

가. 승계참가인 주장의 심결 취소 사유

승계참가인은, 이 건 출원발명은 다음과 같은 이유로 진보성이 인정됨에도 불구하고 이 건 심결은 인용발명 1에 의하여 이 건 출원발명의 진보성을 부정하였으므로 위법하여 취소되어야 한다고 주장한다.

(1) 이 건 출원발명은 펀칭에 의해 작성된 전자부품 제조용 프레임에 대하여 전자부품의 제조에 이용하기 전에 연마제 입자를 분사하여 내부 응력을 제거하는 것이고, 인용발명 1은 미세입자를 유리기판과 반도체기판(실리콘웨이퍼) 등의 피가공물 표면에 분사하여 금속부착과 에칭을 하는 것으로서, 그 목적과 구성이 다르다. 즉 이 건 출원발명과 인용발명 1은 용도(내부 응력 제거/금속부착 또는 에칭)와 처리대상물(전자부품 제조용 리드프레임/반도체기판) 및 처리를 실시하는 시기(리드프레임을 전자부품의 제조에 이용하기 전/전자부품 자체를 제조하는 공정 중)에서 차이가 있다. 따라서 이 건 출원발명은 인용발명 1의 교시내용에서 벗어나 있고 당업자가 용이하게 추고할 수 없다.

(2) 이 건 출원발명은 인용발명 1에서 공지된 입자 분사를, 프레임의 선처리과정에서 내부 응력을 제거하는 미지의 용도(당업자가 인용발명 1을 보고 미세입자를 리드프레임에 부딪히게 함으로써 내부 응력을 제거할 수 있다는 것을 아는 것은 불가능하다)에 이용한 것이므로, 용도발명으로서 특허를 받을 수 있다.

(3) 피고는 원심결의 범위 내에서 사실관계를 주장하고 증거방법을 제출하여야 하는바, 피고가 제출한 을 제1 내지 10호증은 이 건 심결에서의 판단범위를 벗어나는 새로운 증거방법이므로 이 사건 소송의 심리과정에서 증거로 사용할 수 없고, 설사 이 사건 소송에서 을 제1 내지 10호증을 증거로 사용할 수 있다 하더라도 그 기재내용은 이 건 출원발명과 기술구성이 달라서 인용발명 1과 조합하여도 이 건 출원발명의 구성을 도출할 수는 없다(샷피닝 자체는 주지기술이지만 어떤 용도로 이용할 것인가는 주지기술이라고 할 수 없다).

나. 피고의 주장

피고는 다음과 같은 이유로 이 건 심결은 정당하다고 주장한다.

(1) 이 건 출원발명과 인용발명 1은 입자분사(shot peening) 구성에 있어서는 동일한바, 입자분사 처리 대상물이나 처리를 실시하는 시기는 용도에 의하여 한정될 수 밖에 없으므로 처리 대상물이나 처리를 실시하는 시기가 다르다고 하여 바로 이 건 출원발명에 대하여 진보성을 인정할 수는 없고, 결국 이 건 출원발명의 용도에 특허를 부여할 만큼의 창작적 요소가 있는지에 의하여 그 진보성 유무가 결정된다. 그러나 입자분사가 응력 제거에 효율적이라는 것은 주지의 사실이므로 입자분사를 프레임의 선처리에서 내부응력을 제거하는 용도로 이용하는 것은 단순히 주지의 기술을 이 건 출원발명에 전용하는 정도에 불과하고 그 전용에 각별한 곤란성이 있다고 볼 수 없으므로, 이 건 출원발명의 용도가 인용발명 1의 용도와 다르더라도 이에 창작적 요소가 있다고 할 수 없어서 이 건 출원발명은 진보성이 인정되지 아니한다.

(2) 피고가 이 사건 소송에서 한 위 주장이나 제출한 증거들은 모두 원심결의 이유를 보충하거나 이 건 출원발명의 출원 당시의 기술수준을 나타내는 것들이므로 이 사건 소송에서 배척되어서는 안 된다.

3. 판단

가. 이 건 출원발명 제1항과 인용발명 1을 대비하여 본다.

(1) 먼저 이 건 출원발명 제1항의 특허청구범위 중 “내부 응력을 제거하기 위해 수행되고”의 의미를 살펴보건대, 위 갑 제12호증의 2의 기재에 의하면, 이 건 출원발명의 명세서 중 상세한 설명에 직접적으로 “내부 응력을 제거한다”는 표현은 없으나, 제8 내지 9면에 “비교적 크기가 작은 연마제 입자를 고속으로 분사하는 것은 상기 내부의 압력을 프레임의 전체영역으로 분산시켜서 내부충격의 작용을 방지하거나 감소시키는데 요구되는 만큼 상기 프레임의 표면을 단단하게 하게 하기 위하여 피닝효과를 제공하는데 효과적일 것으로 여겨진다”고 기재되어 있고, 또한 제24면에 “크기와 비중량이 상대적으로 작은 유리입자를 고속으로 분사시키는 것은 리드프레임(F)의 전체부분에 내부충격을 분산시키고 그리고 내부충격의 유리를 방지 또는 감소시키기 위해 요구되는 리드프레임(F)의 표면을 강화시키기 위한 피닝효과(peening effect)를 제공하는데 유용한 것으로 고려된다”고 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 이에 의하면 이 건 출원발명 제1항의 “내부 응력을 제거하기 위해 수행되고”는 리드프레임의 표면을 강화시키는 피닝효과에 의하여 펀칭에 의해 발생된 리드프레임의 내부 응력을 분산시켜서 내부충격을 방지하거나 감소시킨다는 의미라 할 것이다.

(2) 이제 이 건 출원발명 제1항과 인용발명 1의 기술분야를 살펴보면, 이 건 출원발명 제1항은 전자제품 제조용 프레임(위 갑 제12호증의 2의 상세한 설명에 의하면 전자소자나 IC 또는 LSI와 같은 반도체 장치의 리드프레임을 의미함을 알 수 있다)을 선처리하는 방법으로서 프레임의 내부 응력을 제거하기 위하여 고속의 기류에 부유된 입자를 위 프레임에 분사하는 방법에 관한 것이고, 인용발명 1은 반도체 기판면의 표면처리공정에 관한 것으로 미세입자를 고속으로 분사하여 증착(deposition)을 하거나 식각(etching)을 하는 공정에 관한 것이어서, 양 발명은 목적에서 다소 차이가 있지만, 모두 반도체 제조공정의 한 부분인 점과 처리 대상물의 표면에 분사노즐을 통하여 미세입자를 분사시키는 점에서 동일하므로 그 기술분야가 동일·유사의 범주에 속한다.

(3) 다음으로 이 건 출원발명 제1항과 인용발명 1의 구성을 대비하여 보면, 이 건 출원발명 제1항의 핵심 구성요소는 고속의 기류에 부유된 200㎛ 이하의 평균직경을 갖는 연마제 입자를 프레임을 향해 분사하는 방법이고, 이에 대응되는 인용발명 1의 구성은 고속으로 0.01～3.0㎛의 미세입자를 반도체 기판면에 고속으로 분사하는 방법인바, 분사 입자의 크기에 있어서 이 건 출원발명의 제1항에서의 200㎛ 이하는 인용발명 1의 0.01 - 3.0㎛를 포함하고 있고, 분사 방법에 있어서도 차이가 없으므로 이 점에서는 구성이 동일하지만, ① 처리 대상물이 이 건 출원발명에서는 전자제품 제조용 프레임인데 비하여 인용발명 1에서는 반도체 기판이고, ② 처리 시기가 이 건 출원발명에서는 제조공정 전이고 인용발명 1에서는 제조공정 중이라는 차이가 있다.

그리고 이 건 출원발명 제1항과 인용발명 1의 작용효과를 대비하여 보면, ③ 이 건 출원발명 제1항의 작용효과는 내부에 발생된 응력을 제거시키는 것임에 대하여 인용발명 1에서는 그러한 작용효과를 찾아볼 수 없는 차이가 있다.

나. 이 건 출원발명 제1항과 인용발명 1에 있어서 위 ① 내지 ③ 차이점의 의미에 관하여 살펴본다

(1) 우선 피고의 주장과 같이 미세입자를 분사하여 내부 응력을 제거하는 기술이 주지·관용의 기술인지에 관하여 본다.

각 성립에 다툼이 없는 갑 제7호증, 을 제18호증의 1, 2, 을 제19호증의 1, 2, 갑 제20호증의 1, 2의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 1982년에 대광서림이 발행한 최구연 외 4인 공역(공역) “정밀공작법”(을 제18호증의 1, 2)의 머리말에 위 책이 “일반 기계공장 기술자는 물론 기계학을 전공하는 대학생이나 기능공을 지망하는 초학자에게도 많은 도움이 될 것을 의심치 않는다”고 기재되어 있고, 467 내지 473면에 “경화된 철의 작은 구를 공작물의 표면에 분사하여 그 표면을 미끈하게 하는 동시에 표면을 가공하고 피로강도나 기타 기계적 성질을 향상시키는 방법이 쇼트피이닝(shot-peening)이다. (중략) 쇼트피이닝은 1930년경부터 스프링재료에 응용되기 시작하여 그 피로강도를 높이는데 사용되었다(467면). (중략) 쇼트피이닝을 한 금속의 표면은 그 결정립이 변형하고 미세화하여 가공경화를 일으키는 동시에 표면에는 압축잔류응력이 생기고 피로강도가 증가하여 기계부품으로서의 수명을 현저하게 증가시킨다(471면). (중략) 요컨데 쇼트피이닝에 의해서는 공작물의 표면층이 가공경화하므로 기계부품으로서 표면에 최대응력이 작용하는 부분 즉 굽힘이나 비틂의 응력을 받는 부분에 사용하면 효과가 있고(473면) (하략)”라고 기재되어 있는 사실, 1989년 청문각이 발행한 김동원 저 “기계공작법(개정증보판)”(을 제19호증의 1, 2) 542면에 “쇼트피이닝으로 표면만을 열처리에 의하지 않고 경(경)하게 할 수 있으며 압축응력의 잔류응력이 공작물내부에 발생하여 응력의 평행상태가 된다”고 기재되어 있는 사실, 1981년 문운당이 발행한 강명순 외 1인 저 “최신 기계공작법”(을 제20호증의 1, 2) 614면은 “쇼트피이닝은 ....... 경화한 소철구(소철구)를 공작물 표면에 분사하여 표면을 매끈하게 하는 동시에 가공하고 피로강도와 그밖에 기계적 성질을 향상시키는 방법이다”라고 기재되어 있는 사실, 일본국에서 1982년에 발행된 하본 실외 10인 저, “기계공학전서 2”(갑 제7호증) 246 내지 248면에 “샷피닝은 평균직경 1㎜ 전후의 강철구를 고속도로 부재의 표면에 부딪쳐서 표층부에 발생하는 압축잔류응력과 가공경화에 의해 부재의 피로강도를 상승시키는 표면가공처리이다. (중략) 평활부보다는 절개부에 대해 또한 대형의 부재보다도 작은 부품에 대해 그 효과가 기대된다. (중략) 그 하중방향으로 미리 일정한 응력 또는 뒤틀림을 가했던 상태에서 샷피닝을 실시하면 매우 유효하다”고 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없는바, 위 인정 사실에 의하면, 이 건 출원발명과는 분사하는 입자의 크기에는 차이가 있지만 미세입자가 표면의 최대응력이 작용하는 부분 즉 굽힘이나 비틀림에 의하여 응력을 받는 부분에 분사되면 압축잔류응력이 생기고 피로강도가 증가하여 기계부품으로서의 수명을 현저히 증가시키는 효과가 있다는 것은 이 건 출원발명이 특허출원 되기 훨씬 전부터 기계분야의 초학자를 대상으로 하는 서적을 비롯하여 일반적인 기술서적에 널리 소개되어 왔음을 알 수 있으므로, 미세입자를 분사하여 내부 응력을 제거하는 기술은 이 건 출원발명의 특허출원 당시 그 기술분야에서 주지·관용의 기술이라 할 것이다.

(2) 이를 토대로 하여 보면, 전자제품 제조용 리드프레임과 같이 작은 부품에 대하여 미세입자를 고속으로 분사하여 펀칭에 의하여 발생한 내부 응력을 제거한다는 것은 당업자가 위 주지·관용의 기술로부터 매우 용이하게 생각해 낼 수 있고 그 작용효과도 위 주지·관용의 기술의 범주를 벗어나지 않음을 알 수 있으며, 전자부품 제조용 프레임의 내부 응력을 제거하려면 그 제조공정 전에 프레임에 대하여 미세입자를 분사하여야 함은 당연한 것이라 할 것이다.

그러므로 위 차이점 ① 내지 ③으로 인하여 이 건 출원발명 제1항이 인용발명 1에 대하여 진보성이 인정된다고 할 수 없으므로, 승계참가인의 (1) 주장 및 (3) 주장 중 후단부는 이유 없다.

다. 또한 승계참가인의 주장처럼 거절사정에 대한 심결취소소송에서는 원칙적으로 거절사정에서 들고 있지 않은 새로운 거절이유를 주장하거나 새로운 공지기술에 관한 증거를 제출하는 것은 허용되지 아니하지만, 앞에서 인정한 바와 같이 이 건 출원발명에 대한 거절사정에서도 “작용효과에 특이한 점을 발견할 수 없다”고 하였으므로(이 건 심결에서도 “리드프레임의 표면에 미세입자를 충돌시켜 내부 응력을 완화시킬 수 있다는 것은 미세입자를 웨이퍼에 충돌시켜 얻어지는 효과 중의 하나”라고 하였다) 이 사건 소송에서 이 건 출원발명의 제1항의 작용효과가 그 특허출원 당시 해당 기술분야에서 널리 알려진 기술 즉 주지·관용의 기술과 같다고 주장하는 것은 거절사정에서 들고 있지 않은 새로운 거절이유를 주장하는 것이라고 할 수 없고, 또한 위 주지·관용의 기술을 인정함에 있어서 예시로 든 자료인 위 갑 제7호증, 을 제18호증의 1, 2, 을 제19호증의 1, 2, 갑 제20호증의 1, 2를 가리켜 거절사정에서 들지 아니한 새로운 증거라고는 할 수 없으므로( 대법원 1986. 10. 14. 선고 83후74 판결 참조), 승계참가인의 (3) 주장 중 전단부도 이유 없다.

라. 그리고 미세입자를 분사하여 내부 응력을 제거하는 기술은 이 건 출원발명의 특허출원 당시 주지·관용의 기술인 이상 이 건 출원발명 제1항이 인용발명 1에서 공지된 기술을 미지의 용도에 이용한 것이라고 할 수 없으므로, 이 건 출원발명 제1항이 용도발명으로 특허를 받을 수 있다고도 할 수 없다. 따라서 승계참가인의 (2) 주장도 이유 없다.

마. 결국 이 건 출원발명 제1항은 당업자가 인용발명 1과 위 주지·관용의 기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있다 할 것이므로 특허법 제29조 제2항 에 의하여 특허를 받을 수 없고, 특허출원에 있어서 청구범위가 2 이상의 항인 경우에 하나의 항이라도

거절이유가 있는 경우에는 그 출원은 전부 거절되어야 하므로, 이 건 출원발명에 대한 거절사정이 정당하다고 한 이 건 심결은 적법하다.

4. 결론

그렇다면 승계참가인의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하고 소송비용은 패소자인 승계참가인의 부담으로 하여 주문과 같이 판결한다.