[2] 선사용표장 “ ”의 등록권리자인 갑 외국 회사가 을을 상대로 특허심판원에 등록상표서비스표 “ ”이 상표법 제7조 제1항 제12호 등에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나 특허심판원이 이를 기각한 사안에서, 을이 선사용표장을 모방하여 선사용표장에 축적된 양질의 이미지나 선사용표장이 갖는 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 선사용표장의 사용자인 갑 회사에 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 등록상표서비스표를 출원하였다고 할 것임에도 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례

1. 원심은 채택 증거를 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 원고가 사용하고 있는 원심 판시 선사용표장 ‘ ’는 이 사건 등록상표서비스표(등록번호 생략) ‘ ’의 출원일인 2009. 11. 19. 당시에 국내와 미국, 중국, 독일 등 외국의 수요자들 사이에 ‘인형’ 등에 관하여 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되었다고 할 것인데, 이들 표장은 유사하나, 이 사건 등록상표서비스표의 지정서비스업들 중 ‘통신강좌업, 대중목욕탕업, 마사지업, 문신업, 발마사지업, 분장사의 서비스업, 사우나서비스업, 안마소업, 안마업, 온천업, 위생시설임대업, 인공선탠업, 일광욕서비스업, 입욕시설제공업, 증기탕업, 지압업, 한증막업, 헬쓰스파서비스업’(이하 ‘이 사건 지정서비스업들’이라고 한다)의 경우에는 피고가 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 출원하였다고 볼 수 없으므로, 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하지 아니한다는 취지로 판단하였다.

2. 그러나 원심의 이러한 판단은 다음과 같은 이유에서 수긍하기 어렵다.

가. 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하기 위하여는 상표 출원인이 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 위 규정의 취지는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 위 상표 권리자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 한편 위 규정에 정한 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인식도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다 ( 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2322 판결 등 참조).

나. 원심이 적법하게 인정한 사실과 기록에 의하면, 소외 1과 소외 2 부부가 딸 소외 3의 이름을 따서 창작한 선사용표장은 1959년경부터 ‘인형’ 등의 상품에 사용되어 오기 시작하여 이 사건 등록상표서비스표의 출원 당시 국내와 미국, 중국, 독일 등 외국의 수요자들 사이에 주지·저명한 상표가 된 점, 이 사건 등록상표서비스표는 선사용표장의 한글 음역 ‘바비’에 여왕을 뜻하는 영어 단어 ‘queen’의 한글 음역 ‘퀸’을 덧붙인 것에 불과하여 서로 유사한 점, 선사용표장이 사용된 ‘바비 인형’은 최신 유행하는 의상과 헤어스타일, 메이크업 등으로 시대에 따라 변화하는 여성의 모습을 대변하는 패션인형의 특성을 가진 것으로서, ‘바비 인형’의 이러한 특성을 토대로 하여 국내외에서 ‘화장품, 화장도구, 미용용품’ 등에까지 선사용표장의 사업 영역이 확대되어 가고 있는 점, 이러한 상품들과 동일·유사하거나 경제적 견련관계가 있는 상품들과 서비스업들이 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품들과 지정서비스업들에 다수 포함되어 있는 점, 피고가 이 사건 등록상표서비스표를 이용한 사업을 구체적으로 준비한 바는 없는 점 등을 알 수 있다.

이러한 점들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고는 선사용표장을 모방하여 선사용표장에 축적된 양질의 이미지나 선사용표장이 갖는 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 선사용표장의 사용자인 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 지정서비스업들을 그 지정서비스업들 중 일부로 포함하여 이 사건 등록상표서비스표를 출원하였다고 할 것이다.

그런데도 원심은 이 사건 등록상표서비스표 중 이 사건 지정서비스업들에 관한 부분은 피고가 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 출원한 것으로 인정되지 않는다고 하여 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 위 규정의 ‘부정한 목적’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.