1. 확대된 선출원에 관한 실용신안법 제4조 제3항 에서 규정하는 고안의 동일성은 고안의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 고안의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 고안의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 고안은 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 양 고안의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 고안을 동일하다고 할 수 없다 ( 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 명칭을 ‘치열교정용 고정장치’로 하는 이 사건 등록고안(실용신안등록번호 (등록번호 생략))의 실용신안등록청구범위(2013. 3. 14. 정정청구된 것) 제2항(이하 ‘이 사건 제2항 정정고안’이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 ‘고정링(이 사건 등록고안의 명세서에 표시된 도면부호로는 20이다. 이하 구성의 명칭 다음 괄호 안에 병기한 숫자는 도면부호를 의미한다)은 입천장과 접촉되는 방향으로 0.1mm~4mm의 폭을 가지면서 돌출되어 입천장에 접촉되는 고정링 또는 상기 고정몸체와의 접촉을 최소화할 수 있도록 된 것’이라는 구성을 구비하고 있는 반면, 원심 판시 비교대상고안 2의 명세서 어디에도 이와 같은 구성이 존재한다고 볼 만한 기재가 없고, 이러한 구성이 뚜렷하게 나타나 있는 도면 또한 찾아볼 수 없으므로, 양 고안은 기술적 구성에 차이가 있다. 그런데 이러한 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 불과하다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 그 차이로 인하여 이 사건 제2항 정정고안은 비교대상고안 2와는 달리 원통형의 고정링이 입천장 쪽으로 돌출되어 입천장에 접촉되고, 고정몸체 및 연결부재는 입천장과 접촉되지 않도록 하여 이들이 입천장과 접촉함으로써 발생하는 염증 등을 방지할 수 있는 새로운 효과도 가진다. 결국 이 사건 제2항 정정고안이 비교대상고안 2와 동일하다고 할 수 없다.

나. 또한 이 사건 제3항 정정고안은 ‘고정링(20)은 스크류(30) 삽입방향을 따라 입구에서 출구로의 직경이 좁아지는 테이퍼가 형성됨과 아울러 그 내측에 암나사가 형성된 것’이라는 구성을 구비하고 있는 반면에, 비교대상고안 2의 명세서에는 ‘관통홀(13)의 내측의 상부에 해당하는 안착홈(14)에만 테이퍼면이 형성될 수 있는 구성’이 나타나 있을 뿐이므로, 양 고안은 기술적 구성에 차이가 있다. 그런데 이러한 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 불과하다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 그 차이로 인하여 이 사건 제3항 정정고안은 비교대상고안 2와는 달리 고정링의 내측뿐만 아니라 외측에도 테이퍼가 형성됨으로써 고정링이 입천장과 접촉되는 면적을 최소화시키는 새로운 효과도 가진다. 따라서 이 사건 제3항 정정고안 역시 비교대상고안 2와 동일하다고 할 수 없다.

다. 그런데도 원심은 이 사건 제2항 및 제3항 정정고안이 각각 비교대상고안 2와 실질적으로 동일하다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 확대된 선출원에서의 동일성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.