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대구지방법원 2014.7.24.선고 2013가합9875 판결
손해배상(기)
사건

2013가합9875 손해배상 ( 기 )

원고

1. 주식회사

원고들 소송대리인 법무법인 대구종합

담당변호사 곽덕환, 박진

피고

nan

피고보조참가인

nan

변론종결

2014. 6. 24 .

판결선고

2014. 7. 24 .

주문

1. 원고들의 청구를 모두 기각한다 .

2. 소송비용은 보조참가로 인한 비용을 포함하여 모두 원고들이 부담한다 .

청구취지

피고는 별지1 목록 기재 곡물로스터의 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 양도나 대여를 위

한 청약 또는 이를 위한 전시를 하여서는 아니된다. 피고는 원고들에게 50, 000, 000원

및 이에 대한 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20 % 의 비율에

의한 돈을 지급하라 .

이유

1. 기초사실

가. 원고 2의 특허발명

원고 2는 아래 특허발명 ( 이하 ' 이 사건 특허발명 ' 이라고 한다 ) 의 특허권자이다 . 1 ) 발명의 명칭 : 열풍식 커피 로스터 2 ) 출원일 : 2009. 4. ( 이하 생략 ) 3 ) 등록일 : 2009. 7. ( 이하 생략 ) 4 ) 등록번호 : 10 - ( 이하 생략 ) 호5 ) 특허청구의 범위

[ 청구항 1 ] 본체와, 커피 원두를 볶는 볶음수단과, 상기 볶음수단에서 볶아진 커피 원두를 냉각하기 위한 냉각수단을 포함하되 , 상기 볶음수단은, 상기 본체의 상부 공간에 마련되는 볶음용 베젤과, 상기 볶 음용 베젤의 상부에 마련되고 커피원두를 투입하기 위한 호퍼와, 외부 공기를 흡입하여 상기 볶음용 베젤로 송풍하는 제1송풍기와, 상기 볶음용 베젤 및 상기 제1송풍기를 연결하는 제1이송관 및, 상기 제1이송관 상에 마련되는 가열기를 포함하며 , 상기 냉각수단은, 상기 볶음용 베젤의 하부에 마련되는 냉각용 베젤과, 외부 공기를 흡입하여 상기 냉각용 베젤로 송풍하는 제2송풍기와, 상기 냉각용 베젤 및 상기 제2송풍기를 연결하는 제2이송관과, 상기 볶음용 베젤 및 상기 냉각용 베젤을 연결하는 연결관 및, 상기 연결관에 설치되는 제1솔레노이드밸브를 포함하는 것을 특징으로 하는 열풍식 커피 로스터 .

나. 원고 2의 등록 디자인권

원고 2는 또한 아래 등록디자인 ( 이하 ' 이 사건 등록디자인 ' 이라고 한다 ) 의 디자인 권자이다 .

1 ) 디자인의 대상이 되는 물품 : 커피로스터 2 ) 출원일 : 2009. 12. ( 이하 생략 ) 3 ) 등록일 : 2011. 1. ( 이하 생략 ) 4 ) 등록번호 : 30 - ( 이하 생략 ) 호5 ) 디자인의 설명 및 디자인 창작 내용의 요점 : 별지2 이 사건 등록디자인의 설명 및 도면 기재와 같다 .

다. 원고 1 주식회사 ( 이하 ' 원고 회사 ' 라고 한다 ) 와 피고 사이의 OEM 계약 체결 원고 회사는 2010. 1. 5. 피고와 사이에 이 사건 특허발명 및 등록디자인에 따른 열풍식 커피로스터의 제작을 피고에게 위탁하고 완성한 제품을 피고로부터 구입하기로 하는 OEM 계약 ( 이하 ' 이 사건 OEM 계약 ' 이라고 한다 ) 을 체결하였다 .

라. 피고의 곡물로스터 생산1 ) 피고는 피고보조참가인의 발주에 따라 별지1 목록 기재와 같은 곡물 로스터 ( 이하 ' 이 사건 곡물 로스터 ' 라고 한다 ) 1대를 제작하여 1, 041만 원에 납품하였다 . 2 ) 피고보조참가인은 2013. 3. 6. 경 이 사건 곡물 로스터에 관한 특허를 출원하고 심사를 청구하였다 .

[ 인정 근거 ] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 갑 제2호증 ( 가지번호 포함 ), 갑 제3호증의 2 , 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고들의 주장

가. 원고 2의 주장

원고 2는 이 사건 특허권자 및 디자인권자로서 피고가 제작한 이 사건 곡물 로스터가 이 사건 특허발명 및 이 사건 등록디자인을 침해하였다고 주장하면서 피고에 대하여 침해의 금지 및 손해배상을 구한다 .

나. 원고 회사의 주장

원고 회사는 원고 2로부터 이 사건 특허권 및 디자인권을 양수받아 통상실시권을 행사하고 있는데, 피고가 제3자에게 판매할 목적으로 동일한 제품을 제작 · 판매하지 말아야 함에도 이 사건 곡물 로스터를 생산함으로써 OEM 계약을 위반하였다고 주장하면서 채무불이행에 따른 손해배상을 구한다 .

3. 판단 .

가. 특허권 침해 여부

1 ) 특허권 침해 여부와 관련한 구체적 주장

원고 2는 이 사건 특허발명의 핵심적 기술사상은 열풍 방식으로 커피를 볶는 볶음 수단의 구조에 있는바, 이 사건 곡물 로스터의 볶음수단의 구조가 이 사건 특허발명 청구항 제1항의 구성요소를 모두 가지고 있으므로 이 사건 곡물 로스터가 이 사건 특허발명을 침해한다고 주장한다 .

2 ) 관련 법리

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 침해대상제품 등에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, 침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 의한 것이거나 특허발명의 출원절차를 통하여 침해 대상제품 등의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 침해대상제품 등은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 할 것이다. 그리고 여기서 말하는 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 침해대상제품 등에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 침해대상 제품 등이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결 원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다 ( 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다46712 판결 등 참조 ) . 3 ) 특허권 침해 여부의 판단

갑 제2호증의 2, 을 제1호증, 을 제6호증, 을 제10호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 아래와 같은 사실들을 인정할 수 있다 .

( 이 사건 특허발명 도면 ) ( 이 사건 곡물 로스터 도면 )

① 이 사건 특허발명의 목적 중 하나는 열풍과 원적외선을 가하여 커피 원두를 신속하고 균일하게 볶을 수 있도록 하는 커피 로스터를 제공하는 것이다 .

이러한 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용은, 제1이송관 ( 이 사건 특허발명 도면 표시 134, 이하 이 부분에서 같다 ) 을 통하여 볶음용 베젤 ( 122 ) 에 공급된 고온의 열풍이 볶음용 베젤 내부에서 선회 및 순환한 후 배기관 ( 126 ) 과 배출수단 ( 사이클론 , 180 ) 을 통해 외부로 배출되고, 고온의 열풍이 가해짐과 동시에 운모유리로 만들어지거나 운모 등이 코팅처리된 용기본체 ( 122b ) 와 덮개 ( 122a ) 및 댐퍼 ( 122c ) 에서 원적외선이 방출되어, 이러한 열풍 및 원적외선의 작용으로 커피 원두를 볶게 되는 것이다 .

② 이 사건 곡물 로스터가 해결하고자 하는 과제 중 하나는 로스팅실로 공급되는 열풍이 소정 각도의 블레이드에 의해 상승 회전하는 기류 ( 회전 와류 ) 가 발생되면서 균일한 볶음이 달성되는 곡물 로스터를 제공하는 것이다 .

피고보조참가인은 특허출원서상의 ' 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 ' 부분에서, 주 분배실 ( 이 사건 곡물 로스터 도면 표시 27, 이하 이 부분에서 같다 ) 은 둥근링 ( Ring ) 형상이어서 배출되는 열풍이 회전하면서 토출되는데 회전만으로는 곡물의 교반과 볶음을 하기에 많은 전력이 소모되고 상부와 하부의 고른 볶음이 힘들어지므로주 분배실에 45° 전후의 기울기를 갖는 복수의 블레이드 ( 32 ) 를 설치하고 그 상부에 망체 ( 30 ) 를 설치함으로써 회전 와류를 발생시켜 이를 해결할 수 있다고 설시하였다. 또한 로스팅 챔버 ( 이 사건 특허발명상의 볶음용 베젤과 같다, 이하 볶음용 베젤로 표시한다 , 19 ) 의 하부에 아래쪽으로 갈수록 좁아지는 경사면 ( 10a ) 을 형성하여 곡물의 상하 로테이션을 효과적으로 달성할 수 있다고 하였다 .

③ 한편, 커피 원두를 볶기 위하여 열풍 또는 데워진 공기의 대류에 의한 열전달을 이용하는 방식은 이 사건 특허발명 이전부터 국외에서 이용되어 오던 방식이 이러한 사실들에 비추어 보면, 커피 원두를 신속하고 균일하게 볶고자 하는 목적을 달성함에 있어 단순히 열풍을 이용한다는 점이 이 사건 특허발명의 특징적 구성이라고 보기는 어렵다고 할 것인데, 이 사건 특허발명과 이 사건 곡물 로스터는 그 볶 음수단의 내부 구조상 열풍을 이용하는 방식에 차이가 있어 서로 동일한 구성이라고 볼 수는 없을 것이다 .

4 ) 소결

따라서 이 사건 곡물 로스터가 이 사건 특허발명을 침해하였음을 전제로 한 원고 2의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다 .

나. 디자인권 침해 여부

1 ) 관련 법리

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다 ( 대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결 등 참조 ) .

또한 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 , 이러한 부분들이 동일 · 유사하다는 사정만으로 곧바로 양 디자인이 서로 동일 · 유사하다고 할 수는 없다 ( 대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후1666 판결 등 참조 ) . 2 ) 디자인권 침해 여부의 판단

( 이 사건 디자인권 도면 ) ( 이 사건 곡물로스터 도면 )

기초사실 및 갑 제3호증의 2, 갑 제7호증 ( 가지번호 포함 ), 을 제1호증, 을 제15호증 ( 가지번호 포함 ) 의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고가 제작한 이 사건 곡물 로스터와 원고의 이 사건 등록디자인은 전체적으로 직육면체의 형상으로 볶음용 베젤과 곡물 투입을 위한 호퍼, 배기관 및 배출수단 등으로 구성되어 외부로 노출된 상부 공간과 외부로부터 밀폐된 하부 공간으로 구성되어 있다는 공통점이 있기는 하다 .

그러나 한편, 이 사건 등록디자인은 외부로 노출된 상부 공간에 있는 볶음용 베젤의 아래에 냉각용 베젤을 두어 두 개의 원통 유리관이 이어진 형상을 하고 있고 볶 음용 베젤의 내부에 별다른 구조물이 장치되어 있지 아니한 반면, 이 사건 곡물 로스터는 볶음용 베젤의 아래에 열풍분배기, 배출관 등이 설치되어 있어 원통의 유리관 모양을 하고 있는 장치는 볶음용 베젤 하나뿐이며 그 볶음용 베젤의 내부에 기둥 모양의 게이트가 장치되어 있다. 하부 공간에 관해서도 이 사건 등록디자인은 완전한 직육면체의 형상임에 반하여, 이 사건 곡물 로스터는 사다리꼴의 형태를 하고 있다. 또한, 볶 음용 베젤과 호퍼, 배출수단 같은 경우 각 원통 형태, 깔때기 형태 및 원통과 깔때기가 결합한 형태를 기본적인 형태로 하는 것으로 보이므로 이 부분들이 유사하다고 하여 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 인정하기는 어렵다 .

그렇다면 이 사건 등록 디자인과 곡물 로스터를 관찰하였을 때 느낄 수 있는 심미감에는 상당한 차이가 있다고 할 것이어서, 각 디자인이 그 전체적인 형상과 모양이 유사하다고 보기 어렵다 .

3 ) 소결

따라서 이 사건 곡물 로스터가 이 사건 등록디자인을 침해하였음을 전제로 한 원고 2의 주장 역시 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다 .

다. OEM 계약의 위반 여부

위 가, 나항에서 살핀 바와 같이 이 사건 곡물 로스터가 원고 2의 특허권 또는 디자인권을 침해하였다고 볼 수 없는 이상, 피고가 이 사건 OEM 계약을 위반하였다고 하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다 .

따라서 원고 회사의 주장 또한 이유 없다 .

4. 결론

그렇다면 원고들의 청구는 각 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다 .

판사

재판장 판사 황영수

판사이재혁

판사유한규

별지

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